La décision de la Federal Circuit dans l'affaire Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC apporte des éclaircissements sur l'interaction entre l'enregistrement fédéral des marques et les droits de common law. L'affaire examine si une partie peut invoquer une antériorité sur une marque enregistrée en démontrant une utilisation antérieure et valide fondée sur la common law. La ruling confirme que l'enregistrement fédéral n'immunise pas automatiquement une marque contre des contestations fondées sur des revendications préexistantes de common law.
Litige concernant les revendications de marque
Game Plan, Inc., une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des étudiants-athlètes, a obtenu un enregistrement fédéral pour la marque « I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN » en 2018 pour des services de collecte de fonds caritatifs. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), une entité médiatique destinée aux athlètes, a déposé des demandes d'intention d'utilisation pour des marques similaires en 2018. Game Plan s'est opposée aux demandes d'UNIP, affirmant que son enregistrement antérieur lui conférait la priorité.
UNIP a contesté l'enregistrement de Game Plan, revendiquant ses propres droits sur la marque « MORE THAN AN ATHLETE ». Les droits d'UNIP ont été établis en 2019 par l'achat de la marque auprès de More Than an Athlete, Inc., qui utilisait la marque depuis 2012 pour des vêtements et des événements communautaires. Le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) a statué en faveur d'UNIP, déterminant que ses droits de common law étaient antérieurs à l'enregistrement de Game Plan.
Questions juridiques sur les cessions et les procédures d'opposition
Game Plan a fait appel, soutenant que l'acquisition par UNIP de droits de common law violait les règles anti-cession abusive (antitrafficking) en matière de marques ainsi que les contraintes procédurales lors des procédures d'opposition. La société a affirmé :
La cession constituait une « cession en bloc » (assignment in gross), généralement interdite par le droit des marques.
Le transfert d'une demande d'intention d'utilisation enfreignait le 37 C.F.R. § 2.133(a), qui limite les modifications durant les oppositions.
La Federal Circuit a rejeté ces arguments, notant que la cession ne contrevenait pas à la règle anti-cession abusive. La cour a souligné que le transfert incluait explicitement la marque et « tout le fonds de commerce lié à » la marque, remplissant ainsi les critères d'une cession valide.
Raisonnement de la cour : Les droits de common law priment sur l'enregistrement
La cour a précisé que la règle anti-cession abusive (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) s'applique uniquement aux cessions de demandes d'intention d'utilisation avant le début de l'utilisation. Puisque les droits de common law d'UNIP avaient été établis dès 2012, la cession échappait à cette disposition.
De plus, la cour a estimé que le 37 C.F.R. § 2.133(a) régit les modifications apportées aux demandes en instance, et non l'acquisition indépendante de droits de common law. Étant donné que la décision du TTAB reposait sur les droits acquis indépendamment par UNIP, lesquels étaient antérieurs à l'enregistrement de Game Plan, la cession ne violait pas les règles procédurales.
Implications pour les entreprises : Naviguer dans les conflits de marques
Cette affaire met en lumière deux principes clés pour les entreprises :
Les droits de common law peuvent primer sur l'enregistrement fédéral : Une marque enregistrée au niveau fédéral n'est pas à l'abri de contestations fondées sur une utilisation antérieure et valide selon la common law. Les entreprises doivent surveiller activement les conflits potentiels et évaluer la solidité de leurs revendications de marque.
Les cessions durant les oppositions sont permises : Le transfert de droits de common law pendant une opposition est autorisé s'il inclut le fonds de commerce et maintient la continuité de l'utilisation. Toutefois, les entreprises doivent structurer leurs cessions pour éviter des erreurs procédurales.
La confusion entre marques reste une préoccupation centrale, particulièrement lorsque les marques sont similaires par leur sonorité, leur apparence ou leur signification. Les entreprises devraient mener une diligence raisonnable rigoureuse et mettre en œuvre une surveillance proactive des marques pour atténuer les risques.
En suivant les enregistrements dans plus de 50 juridictions, y compris l'UE, les États-Unis et l'Australie, IP Defender aide les entreprises à identifier et à résoudre les conflits potentiels. Cette approche garantit que les marques sont protégées contre des marques frauduleuses ou susceptibles de créer une confusion, renforçant ainsi l'importance de la vigilance dans la stratégie de marque.