Rozhodnutí Odvolacího soudu ve věci Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC přináší jasno do vzájemného působení mezi federální ochrannou známkou a právy vyplývajícími z obecného práva (common law). Případ zkoumá, zda se strana může domáhat přednosti před zapsanou známkou prokázáním dřívějšího, platného užívání založeného na obecném právu. Rozsudek potvrzuje, že federální zápis automaticky nechrání známku před námitkami vycházejícími z dříve vzniklých nároků podle obecného práva.
Spor ohledně nároků na ochrannou známku
Společnost Game Plan, Inc., nezisková organizace zaměřená na podporu studentů-sportovců, získala v roce 2018 federální zápis pro známku "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" pro služby charitativního sbírání prostředků. Společnost Uninterrupted IP, LLC (UNIP), mediální subjekt pro sportovce, podala v roce 2018 přihlášky s úmyslem používat podobné známky. Game Plan vznesla proti přihláškám společnosti UNIP námitku s tvrzením, že její dřívější zápis jí přiznává přednost.
Společnost UNIP napadla zápis společnosti Game Plan s odůvodněním, že má vlastní práva ke známce "MORE THAN AN ATHLETE". Práva společnosti UNIP byla ustanovena v roce 2019 koupí známky od společnosti More Than an Athlete, Inc., která tuto známku užívala již od roku 2012 pro oblečení a komunitní akce. Úřad pro rozhodování o sporech týkajících se ochranných známek (TTAB) rozhodl ve prospěch společnosti UNIP a určil, že její práva vyplývající z obecného práva předcházela zápisu společnosti Game Plan.
Právní otázky týkající se postoupení práv a postupů při námitkách
Společnost Game Plan podala odvolání s argumentací, že nabytí práv vyplývajících z obecného práva společností UNIP porušilo pravidla proti obchodování s ochrannými známkami (antitrafficking rules) a procesní omezení během řízení o námitkách. Společnost tvrdila:
Převod představoval „postoupení bez goodwillu" (assignment in gross), což je podle zákona o ochranných známkách typicky zakázáno.
Postoupení přihlášky s úmyslem používat porušilo ustanovení 37 C.F.R. § 2.133(a), které omezuje možnosti změn během řízení o námitkách.
Odvolací soud tyto námitky zamítl s konstatováním, že postoupení nebylo v rozporu s pravidly proti obchodování se známkami. Soud zdůraznil, že převod explicitně zahrnoval jak samotnou známku, tak „veškerý goodwill podniku spojený se" známkou, čímž splnil kritéria pro platné postoupení.
Odůvodnění soudu: Práva z obecného práva mají přednost před zápisem
Soud objasnil, že pravidlo proti obchodování se známkami (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) se vztahuje pouze na postoupení přihlášek s úmyslem používat před tím, než začne užívání. Protože práva společnosti UNIP vyplývající z obecného práva byla ustanovena již v roce 2012, spadal tento převod mimo působnost tohoto ustanovení.
Soud dále rozhodl, že ustanovení 37 C.F.R. § 2.133(a) upravuje změny probíhajících přihlášek, nikoliv však samostatné nabytí práv vyplývajících z obecného práva. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí úřadu TTAB vycházelo z nezávisle nabytých práv společnosti UNIP, která předcházela zápisu společnosti Game Plan, neporušilo toto postoupení procesní pravidla.
Důsledky pro podniky: Navigace v konfliktech týkajících se ochranných známek
Tento případ zdůrazňuje dva klíčové principy pro podniky:
Práva z obecného práva mohou předcházet federálnímu zápisu: Federálně zapsaná známka není imunní vůči námitkám založeným na dřívějším, platném užívání podle obecného práva. Společnosti musí aktivně monitorovat potenciální konflikty a posuzovat sílu svých nároků na ochrannou známku.
Postoupení práv během řízení o námitkách jsou přípustná: Převod práv vyplývajících z obecného práva během řízení o námitkách je povolen, pokud zahrnuje goodwill a zachovává kontinuitu užívání. Podniky však musí strukturovat tato postoupení tak, aby se vyhnuly procesním pochybením.
Záměnnost ochranných známek zůstává ústředním problémem, zejména když jsou si známky podobné zvukově, vizuálně nebo významově. Podniky by měly provádět důkladnou due diligence a zavádět proaktivní monitoring ochranných známek za účelem zmírnění rizik.
Díky sledování zápisů ve více než 50 jurisdikcích, včetně EU, USA a Austrálie, pomáhá služba IP Defender podnikům identifikovat a řešit potenciální konflikty. Tento přístup zajišťuje ochranu značek před padělky nebo záměnnými známkami a posiluje význam obezřetnosti při strategii ochrany duševního vlastnictví.