Federal Circuit-dommen i sagen Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC skaber klarhed over samspillet mellem føderal varemærkeregistrering og rettigheder efter sædvaneret (common law). Sagen undersøger, om en part kan gøre gældende prioritet over et registreret varemærke ved at påvise tidligere, gyldig brug i henhold til sædvaneretten. Afgørelsen bekræfter, at en føderal registrering ikke automatisk beskytter et varemærke mod udfordringer baseret på eksisterende krav i henhold til sædvaneretten.
Strid om varemærkekrav
Game Plan, Inc., en nonprofitorganisation dedikeret til at støtte studerende idrætsudøvere, sikrede sig føderal registrering af varemærket "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" i 2018 til velgørende indsamlingstjenester. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), et mediehus for idrætsudøvere, indgav ansøgninger om brugstilladelse (intent-to-use) for lignende varemærker i 2018. Game Plan gjorde indsigelse mod UNIPs ansøgninger med den begrundelse, at deres tidligere registrering gav dem prioritet.
UNIP anfægtede Game Plans registrering og hævdede egne rettigheder til varemærket "MORE THAN AN ATHLETE". UNIPs rettigheder blev etableret i 2019 gennem købet af varemærket fra More Than an Athlete, Inc., som havde brugt varemærket siden 2012 til beklædning og arrangementer i lokalsamfundet. Varemærkeklagenævnet (Trademark Trial and Appeal Board – TTAB) afgjorde sagen til fordel for UNIP og fastslog, at deres rettigheder efter sædvaneretten var ældre end Game Plans registrering.
Juridiske spørgsmål om overdragelser og indsigelsesprocedurer
Game Plan appellerede og argumenterede for, at UNIPs erhvervelse af rettigheder efter sædvaneretten brød mod reglerne om handel med varemærker (antitrafficking) samt proceduremæssige begrænsninger under indsigelsessagen. Virksomheden anførte:
Overdragelsen udgjorde en "overdragelse uden goodwill" (assignment in gross), hvilket typisk er forbudt i henhold til varemærkeloven.
Overdragelsen af en ansøgning om brugstilladelse brød mod 37 C.F.R. § 2.133(a), som begrænser ændringer under indsigelser.
Federal Circuit afviste disse påstande og bemærkede, at overdragelsen ikke stred imod reglen om handel med varemærker. Retten understregede, at overdragelsen eksplicit inkluderede varemærket og "al goodwill i virksomheden relateret til" varemærket, hvilket opfyldte kriterierne for en gyldig overdragelse.
Rettens begrundelse: Rettigheder efter sædvaneretten går forud for registrering
Retten præciserede, at reglen om handel med varemærker (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) kun gælder for overdragelser af ansøgninger om brugstilladelse, før brugen er påbegyndt. Da UNIPs rettigheder efter sædvaneretten var etableret allerede i 2012, faldt overdragelsen uden for denne bestemmelse.
Derudover fastslog retten, at 37 C.F.R. § 2.133(a) regulerer ændringer af verserende ansøgninger, ikke den uafhængige erhvervelse af rettigheder efter sædvaneretten. Da TTABs afgørelse hvilede på UNIPs uafhængigt erhvervede rettigheder, som var ældre end Game Plans registrering, brød overdragelsen ikke de proceduremæssige regler.
Konsekvenser for virksomheder: Navigering i varemærkekonflikter
Denne sag understreger to centrale principper for virksomheder:
Rettigheder efter sædvaneretten kan gå forud for føderal registrering: Et føderalt registreret varemærke er ikke immun over for udfordringer baseret på tidligere, gyldig brug i henhold til sædvaneretten. Virksomheder skal proaktivt overvåge potentielle konflikter og vurdere styrken af deres varemærkekrav.
Overdragelser under indsigelser er tilladte: Overdragelse af rettigheder efter sædvaneretten under en indsigelse er tilladt, hvis den inkluderer goodwill og opretholder kontinuiteten i brugen. Virksomheder skal dog strukturere overdragelser således, at de undgår proceduremæssige fejltrin.
Forvekslingsfare forbliver et centralt anliggende, især når varemærker ligner hinanden i lyd, udseende eller betydning. Virksomheder bør gennemføre grundig due diligence og implementere proaktiv overvågning af varemærker for at mindske risici.
Ved at spore registreringer på tværs af mere end 50 jurisdiktioner, herunder EU, USA og Australien, hjælper IP Defender virksomheder med at identificere og adressere potentielle konflikter. Denne tilgang sikrer, at brands beskyttes mod useriøse eller forvekslelige varemærker, hvilket understreger vigtigheden af årvågenhed i varemærkestrategien.