Un litige sur les marques met en lumière l'importance des droits de common law et de la soumission appropriée des preuves
La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a confirmé la décision du Conseil d'appel des procès en matière de marques (TTAB) d'annuler l'enregistrement de la marque de Game Plan pour la marque I AM MORE THAN AN ATHLETE GP GAME PLAN. L'affaire, Game Plan, Inc. c. Uninterrupted IP, LLC, souligne les complexités du droit des marques, en particulier en ce qui concerne la détermination de l'antériorité par le biais des droits de common law et la nécessité du respect des procédures dans les litiges relatifs aux marques.
Game Plan a obtenu un enregistrement fédéral en 2018 pour la marque stylisée, utilisée dans le cadre de collectes de fonds caritatives via la vente de t-shirts. Uninterrupted IP (UNIP) a déposé six demandes d'intention d'utilisation pour des marques similaires, dont MORE THAN AN ATHLETE, pour des vêtements et des services de divertissement. Game Plan s'est opposée à ces demandes, invoquant un risque de confusion et une antériorité en vertu de l'article 2(d) du Lanham Act. UNIP a répliqué en affirmant ses propres droits de common law grâce à une cession obtenue en 2019 de More Than an Athlete (MTAA), qui utilisait la marque depuis 2012.
Le Conseil a rejeté l'opposition de Game Plan, citant des preuves insuffisantes durant la période d'instruction. Il a conclu qu'UNIP détenait des droits de common law valides par le biais de la cession de 2019, laquelle était antérieure au dépôt de Game Plan. Game Plan a fait appel, soutenant que la cession violait les statuts fédéraux en constituant une « cession en bloc » (assignment in gross). Le Circuit fédéral a rejeté cet argument, estimant que le transfert incluait l'achalandage et la continuité d'utilisation, satisfaisant ainsi aux normes légales requises pour les droits de common law.
La cour a également précisé que l'article 1060(a)(1) et le 37 C.F.R. § 2.133(a) ne s'appliquaient pas, car UNIP avait reçu des droits existants et non des demandes en instance. La décision du Conseil d'exclure les preuves de Game Plan a été confirmée, car l'entreprise n'avait pas respecté les règles procédurales pour la soumission de documents lors de l'instruction.
Cette affaire met en évidence des enseignements cruciaux pour les entreprises : la surveillance des marques, la documentation de l'usage en common law et le strict respect des exigences procédurales. La confusion possible et l'antériorité restent au cœur des litiges sur les marques, et cette décision renforce la manière dont les droits de common law peuvent influencer les résultats, même dans des batailles liées à l'enregistrement fédéral. Pour les marques, une gestion proactive de la propriété intellectuelle et la préservation des preuves sont essentielles pour naviguer dans le paysage complexe du droit des marques.
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L'approche d'IP Defender souligne l'importance de la vigilance dans la protection des marques. Avec les bons outils, les marques peuvent éviter des batailles juridiques coûteuses et maintenir le contrôle de leur propriété intellectuelle. Cette affaire rappelle que des mesures proactives, telles qu'une surveillance régulière et une documentation appropriée, sont vitales pour sauvegarder l'héritage d'une marque.