A decisão do Tribunal Federal no caso Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC oferece clareza sobre a interação entre o registro federal de marca e os direitos consuetudinários (common law). O caso examina se uma parte pode alegar prioridade sobre uma marca registrada ao demonstrar um uso consuetuário anterior e válido. A sentença afirma que o registro federal não protege automaticamente uma marca de contestações baseadas em reivindicações consuetudinárias preexistentes.
Disputa Sobre Reivindicações de Marca
A Game Plan, Inc., uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar atletas estudantes, garantiu o registro federal da marca "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" em 2018 para serviços de arrecadação de fundos beneficentes. A Uninterrupted IP, LLC (UNIP), uma entidade de mídia para atletas, apresentou pedidos de intenção de uso para marcas semelhantes em 2018. A Game Plan opôs-se aos pedidos da UNIP, alegando que seu registro anterior lhe conferia prioridade.
A UNIP contestou o registro da Game Plan, reivindicando seus próprios direitos sobre a marca "MORE THAN AN ATHLETE". Os direitos da UNIP foram estabelecidos em 2019 através da compra da marca da More Than an Athlete, Inc., que utilizava a marca desde 2012 para vestuário e eventos comunitários. O Conselho de Julgamento e Apelação de Marcas (TTAB) decidiu a favor da UNIP, determinando que seus direitos consuetudinários eram anteriores ao registro da Game Plan.
Questões Jurídicas Sobre Cessões e Procedimentos de Oposição
A Game Plan recorreu, argumentando que a aquisição dos direitos consuetudinários pela UNIP violava as regras antitrafficking de marcas e restrições processuais durante os procedimentos de oposição. A empresa sustentou:
A transferência constituiu uma "cessão em bloco" (assignment in gross), que é tipicamente proibida pela lei de marcas.
A transferência de um pedido de intenção de uso violou o 37 C.F.R. § 2.133(a), que limita emendas durante oposições.
O Tribunal Federal rejeitou essas alegações, observando que a cessão não contrariava a regra antitrafficking. O tribunal enfatizou que a transferência incluía explicitamente a marca e "todo o goodwill do negócio relacionado à" marca, cumprindo os critérios para uma cessão válida.
Fundamentação do Tribunal: Direitos Consuetudinários Precedem o Registro
O tribunal esclareceu que a regra antitrafficking (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) aplica-se apenas a cessões de pedidos de intenção de uso antes do início da utilização. Como os direitos consuetudinários da UNIP foram estabelecidos em 2012, a cessão ficou fora do alcance desta disposição.
Além disso, o tribunal decidiu que o 37 C.F.R. § 2.133(a) regula emendas a pedidos pendentes, não a aquisição independente de direitos consuetudinários. Como a decisão do TTAB baseou-se nos direitos adquiridos independentemente pela UNIP, que eram anteriores ao registro da Game Plan, a cessão não violou as regras processuais.
Implicações para Empresas: Navegando Conflitos de Marcas
Este caso destaca dois princípios fundamentais para as empresas:
Os Direitos Consuetudinários Podem Preceder o Registro Federal: Uma marca registrada federalmente não está imune a contestações baseadas em uso consuetuário anterior e válido. As empresas devem monitorar proativamente potenciais conflitos e avaliar a força de suas reivindicações de marca.
Cessões Durante Oposições São Permitidas: A transferência de direitos consuetudinários durante uma oposição é permitida se incluir o goodwill e manter a continuidade do uso. No entanto, as empresas devem estruturar as cessões para evitar erros processuais.
A confusibilidade de marcas permanece uma preocupação central, particularmente quando as marcas são semelhantes em som, aparência ou significado. As empresas devem realizar due diligence rigorosa e implementar monitoramento proativo de marcas para mitigar riscos.
Ao rastrear registros em mais de 50 jurisdições, incluindo a UE, os EUA e a Austrália, a IP Defender ajuda as empresas a identificar e resolver potenciais conflitos. Esta abordagem garante que as marcas sejam protegidas contra marcas fraudulentas ou confusas, reforçando a importância da vigilância na estratégia de marcas.