Liittovaltion vetoomustuomioistuimen päätös asiassa Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC selventää liittovaltion tavaramerkkirekisteröinnin ja yleisen oikeuden mukaisten oikeuksien välistä suhdetta. Tapauksessa tutkittiin, voiko osapuoli vedota rekisteröityä merkkiä koskevaan etuoikeuteensa osoittamalla aiemman, pätevän yleisen oikeuden mukaisen käytön. Päätös vahvistaa, että liittovaltion rekisteröinti ei automaattisesti suojaa merkkiä haasteilta, jotka perustuvat jo olemassa oleviin yleisen oikeuden vaatimuksiin.
Kiista tavaramerkkivaatimuksista
Game Plan, Inc., opiskelijaurheilijoita tukeva voittoa tavoittelematon järjestö, sai vuonna 2018 liittovaltion rekisteröinnin merkille "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" hyväntekeväisyyden varainkeruupalveluita varten. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), urheilijoille suunnattu mediayhtiö, jätti vuonna 2018 aikomusilmoitukset samankaltaisille merkeille. Game Plan vastusti UNIPin hakemuksia väittäen, että sen aiempi rekisteröinti myönsi sille etuoikeuden.
UNIP riitautti Game Planin rekisteröinnin vedoten omiin oikeuksiinsa merkkiin "MORE THAN AN ATHLETE". UNIPin oikeudet vahvistuivat vuonna 2019, kun se osti merkin More Than an Athlete, Inc.:ltä, joka oli käyttänyt merkkiä vuodesta 2012 lähtien vaatteisiin ja yhteisötapahtumiin liittyen. Tavaramerkkien käsittely- ja valituslautakunta (TTAB) ratkaisi asian UNIPin eduksi todeten, että sen yleisen oikeuden mukaiset oikeudet olivat vanhempia kuin Game Planin rekisteröinti.
Oikeudelliset kysymykset luovutuksista ja vastustusmenettelyistä
Game Plan valitti asiasta väittäen, että UNIPin yleisen oikeuden mukaisten oikeuksien hankkiminen rikkoi tavaramerkkien kauppaa koskevia sääntöjä ja menettelyrajoituksia vastustusmenettelyn aikana. Yhtiö esitti seuraavat väitteet:
Luovutus oli niin sanottu "pelkkä luovutus" (assignment in gross), mikä on tavaramerkkilain mukaan yleensä kiellettyä.
Aikomusilmoituksen luovutus rikkoi määräystä 37 C.F.R. § 2.133(a), joka rajoittaa muutoksia vastustusmenettelyjen aikana.
Liittovaltion vetoomustuomioistuin hylkäsi nämä väitteet todeten, ettei luovutus ollut tavaramerkkien kauppaa koskevan säännön vastainen. Tuomioistuin korosti, että luovutukseen kuului nimenomaisesti merkki ja "kaikki merkkiin liittyvä liiketoiminnan goodwill", mikä täytti pätevän luovutuksen edellytykset.
Tuomioistuimen perustelut: Yleisen oikeuden oikeudet ovat rekisteröintiä vanhempia
Tuomioistuin selvensi, että tavaramerkkien kauppaa koskeva sääntö (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) koskee ainoastaan aikomusilmoitusten luovutuksia ennen käytön alkamista. Koska UNIPin yleisen oikeuden mukaiset oikeudet oli Establishoitu jo vuonna 2012, luovutus ei kuulunut tämän säännöksen piiriin.
Lisäksi tuomioistuin totesi, että 37 C.F.R. § 2.133(a) sääntelee vireillä olevien hakemusten muutoksia, ei itsenäistä yleisen oikeuden mukaisten oikeuksien hankkimista. Koska TTAB:n päätös perustui UNIPin itsenäisesti hankkimiin oikeuksiin, jotka olivat vanhempia kuin Game Planin rekisteröinti, luovutus ei rikkonut menettelysääntöjä.
Vaikutukset yrityksille: Tavaramerkkiristiriitojen hallinta
Tämä tapaus korostaa kahta keskeistä periaatetta yrityksille:
Yleisen oikeuden oikeudet voivat olla liittovaltion rekisteröintiä vanhempia: Liittovaltion tasolla rekisteröity merkki ei ole immuuni haasteille, jotka perustuvat aiempaan, pätevään yleisen oikeuden mukaiseen käyttöön. Yritysten on aktiivisesti seurattava mahdollisia ristiriitoja ja arvioitava tavaramerkkivaatimustensa vahvuutta.
Luovutukset vastustusmenettelyjen aikana ovat sallittuja: Yleisen oikeuden mukaisten oikeuksien siirtäminen vastustusmenettelyn aikana on sallittua, jos siihen sisältyy goodwill ja käytön jatkuvuus säilyy. Yritysten on kuitenkin structuroitava luovutukset välttääkseen menettelyvirheet.
Tavaramerkkien sekaannusvaara pysyy keskeisenä huolenaiheena, erityisesti kun merkit ovat samankaltaisia ääntämykseltään, ulkoasultaan tai merkitykseltään. Yritysten tulisi suorittaa perusteellinen due diligence -tarkastus ja ottaa käyttöön proaktiivinen tavaramerkkien seuranta riskien lieventämiseksi.
Seuraamalla rekisteröintejä yli 50:ssä lainkäyttöalueella, mukaan lukien EU, USA ja Australia, IP Defender auttaa yrityksiä tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdollisia ristiriitoja. Tämä lähestymistapa varmistaa brändien suojan vilpillisiltä tai sekaannusta aiheuttavilta merkeiltä, korostaen valppauden merkitystä tavaramerkkistrategiassa.