A szövetségi fellebbviteli bíróság Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC ügyben hozott ítélete tisztázza a szövetségi védjegybejegyzés és a szokásjogi jogok közötti kölcsönhatást. Az eset azt vizsgálja, hogy érvényesíthet-e egy fél elsőbbséget egy bejegyzett védjeggyel szemben azáltal, hogy bizonyítja a korábbi, érvényes szokásjogi használatot. Az ítélet megerősíti, hogy a szövetségi bejegyzés nem menti automatikusan fel a védjegyet a már létező szokásjogi igényeken alapuló kifogások alól.
Vita a védjegyi igényekről
A Game Plan, Inc., egy diáksportolókat támogató nonprofit szervezet, 2018-ban szövetségi bejegyzést szerzett az „I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" megjelölésre jótékonysági adománygyűjtési szolgáltatások tekintetében. Az Uninterrupted IP, LLC (UNIP), egy sportolóknak szóló médiavállalat, 2018-ban használati szándékra vonatkozó kérelmeket nyújtott be hasonló megjelölésekre. A Game Plan kifogást emelt az UNIP kérelmeivel szemben, arra hivatkozva, hogy korábbi bejegyzése elsőbbséget biztosít számára.
Az UNIP megtámadta a Game Plan bejegyzését, claiming saját jogokat a „MORE THAN AN ATHLETE" megjelölésre. Az UNIP jogai 2019-ben jöttek létre a védjegy megvásárlásával a More Than an Athlete, Inc. cégtől, amely a megjelölést 2012 óta használta ruházati cikkek és közösségi események tekintetében. A Védjegyi Fellebbviteli Testület (TTAB) az UNIP javára döntött, megállapítva, hogy szokásjogi jogai megelőzték a Game Plan bejegyzését.
Jogi kérdések az átruházásokkal és a kifogási eljárásokkal kapcsolatban
A Game Plan fellebbezett, azzal érvelve, hogy az UNIP szokásjogi jogok megszerzése megsértette a védjegyekkel kapcsolatos tiltott kereskedelemre vonatkozó szabályokat és a kifogási eljárások során alkalmazandó eljárási korlátokat. A vállalat a következőket állította:
Az átruházás „tömbös átruházásnak" (assignment in gross) minősült, amelyet a védjegyjog általában tilt.
A használati szándékra vonatkozó kérelem átruházása megsértette a 37 C.F.R. § 2.133(a) rendelkezését, amely korlátozza a módosításokat a kifogási eljárások során.
A szövetségi fellebbviteli bíróság elutasította ezeket az állításokat, rámutatva, hogy az átruházás nem sértette a tiltott kereskedelemre vonatkozó szabályt. A bíróság hangsúlyozta, hogy az átruházás kifejezetten tartalmazta a védjegyet és a védjeggyel kapcsolatos vállalkozás „ teljes goodwilljét", így teljesítette az érvényes átruházás kritériumait.
A bíróság indokolása: A szokásjogi jogok megelőzik a bejegyzést
A bíróság tisztázta, hogy a tiltott kereskedelemre vonatkozó szabály (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) kizárólag a használat megkezdése előtti, használati szándékra vonatkozó kérelmek átruházására vonatkozik. Mivel az UNIP szokásjogi jogai már 2012-ben létrejöttek, az átruházás ezen rendelkezés hatályán kívül esett.
Ezenkívül a bíróság úgy ítélte meg, hogy a 37 C.F.R. § 2.133(a) a folyamatban lévő kérelmek módosításaira vonatkozik, nem pedig a szokásjogi jogok független megszerzésére. Mivel a TTAB döntése az UNIP függetlenül megszerzett, a Game Plan bejegyzését megelőző jogain alapult, az átruházás nem sértett eljárási szabályokat.
Vonatkozások a vállalkozásokra: Védjegyi konfliktusok kezelése
Ez az eset két kulcsfontosságú elvre hívja fel a figyelmet a vállalkozások számára:
A szokásjogi jogok megelőzhetik a szövetségi bejegyzést: A szövetségi szinten bejegyzett védjegy nem mentesül a korábbi, érvényes szokásjogi használaton alapuló kifogások alól. A vállalatoknak proaktívan figyelniük kell a lehetséges konfliktusokat, és fel kell mérniük védjegyi igényeik erősségét.
Az átruházások a kifogási eljárások során megengedettek: A szokásjogi jogok átruházása egy kifogási eljárás során megengedett, amennyiben az magában foglalja a goodwillt és biztosítja a használat folytonosságát. A vállalkozásoknak azonban úgy kell strukturálniuk az átruházásokat, hogy elkerüljék az eljárási hibákat.
A védjegyek összetéveszthetősége továbbra is központi aggodalomra ad okot, különösen akkor, ha a megjelölések hangzásban, megjelenésben vagy jelentésben hasonlók. A vállalkozásoknak alapos due diligence-eljárást kell lefolytatniuk, és proaktív védjegyfigyelést kell bevezetniük a kockázatok mérséklése érdekében.
Az IP Defender több mint 50 jogrendszer – köztük az EU, az USA és Ausztrália – bejegyzéseinek nyomon követésével segít a vállalkozásoknak azonosítani és kezelni a lehetséges konfliktusokat. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a márkák védve legyenek a csaló vagy összetéveszthető megjelölésekkel szemben, megerősítve a védjegyi stratégiában tanúsított éberség fontosságát.