La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral (CAFC) a récemment confirmé une décision de la Commission d'appel en matière de marques (TTAB) reconnaissant la revendication de priorité d'Uninterrupted IP, LLC (UNIP) sur l'enregistrement de la marque « I AM MORE THAN AN ATHLETE » déposé par Game Plan, Inc. Cette décision met en lumière l'équilibre délicat entre les droits de common law et les marques enregistrées, soulignant la nécessité pour les entreprises de conserver une documentation exhaustive de l'usage de leur marque.
Game Plan, une organisation à but non lucratif soutenant des étudiants-athlètes défavorisés, a enregistré la marque en 2018 pour des services de collecte de fonds caritatifs. UNIP, une plateforme permettant aux athlètes de partager leurs récits personnels, a cherché à enregistrer des marques similaires la même année, invoquant des droits de common law découlant d'un accord de cession d'actifs avec DeAndra Alex et sa société, More Than an Athlete, Inc. Le litige portait sur la question de savoir si les droits préexistants d'UNIP, établis avant l'enregistrement de Game Plan, lui conféraient un avantage juridique sur le marché.
La TTAB avait initialement rejeté l'opposition de Game Plan, notant que les droits de common law seuls ne peuvent étayer une revendication de marque sans preuve documentée d'utilisation ou admission d'activités antérieures. Ce principe souligne la nécessité pour les entreprises non seulement d'obtenir des enregistrements de marques, mais aussi de préserver les registres d'utilisation de leur marque pour se défendre contre d'éventuelles contestations.
La CAFC a confirmé la décision de la TTAB, rejetant l'argument de Game Plan selon lequel le transfert d'actifs de 2019 de la société d'Alex vers UNIP constituait une « cession en bloc » invalide. La cour a précisé que le transfert impliquait des actifs tangibles, y compris l'achalandage associé à la marque, et ne constituait pas une vente globale de l'entreprise. Cette décision renforce le principe selon lequel les droits de common law peuvent être transférés s'ils sont explicitement liés à des marques spécifiques et correctement documentés.
Game Plan a également soutenu que le transfert de 2019, intervenu après le dépôt de son opposition, violait les directives procédurales. Cependant, la CAFC a noté que la détermination de priorité de la TTAB était fondée sur la propriété par UNIP de droits préexistants, et non sur ses demandes d'intention d'utilisation. Cette distinction est cruciale : les droits de common law, s'ils sont établis et documentés, peuvent primer sur les marques enregistrées même si ces dernières ont été déposées en premier.
Cette affaire illustre les risques liés à la négligence de la surveillance des marques. Les entreprises doivent activement évaluer les conflits potentiels et veiller à ce que leurs droits soient juridiquement protégés. Bien que l'enregistrement confère une standing juridique, les droits de common law – souvent négligés – peuvent être tout aussi puissants s'ils sont maintenus grâce à une utilisation et une documentation constantes.
Pour les entreprises évoluant dans le domaine du droit des marques, la leçon est claire : une stratégie robuste nécessite à la fois un enregistrement et des preuves d'utilisation. La confusion entre les marques reste une question centrale, la charge de la preuve incombant à la partie qui revendique la priorité. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, comprendre ces nuances est essentiel pour éviter des litiges juridiques coûteux.
La décision souligne également l'importance d'accords contractuels clairs lors du transfert de propriété intellectuelle. Les entreprises doivent veiller à ce que les cessions de marques ou d'actifs connexes soient documentées avec précision afin d'éviter tout litige concernant la propriété et la priorité.
En fin de compte, cette affaire rappelle que le droit des marques repose autant sur la documentation et la stratégie que sur la jurisprudence. Pour les entreprises, la voie vers la protection de leur marque implique non seulement l'obtention d'enregistrements, mais aussi la démonstration d'un historique cohérent d'utilisation et de droits. Sur un marché dynamique, ces étapes peuvent déterminer l'issue entre un succès juridique et un risque financier significatif.
IP Defender existe parce que la propriété d'une marque exige que les titulaires protègent leur propriété intellectuelle contre la contrefaçon et les conflits, et soient en mesure de prouver qu'ils ont pris soin de leurs marques en cas de litige. Des services comme IP Defender peuvent aider les entreprises à protéger leurs marques en surveillant les bases de données nationales de marques pour détecter les conflits et les contrefaçons. IP Defender surveille plus de 50 pays, y compris l'ensemble de l'UE, les États-Unis, l'Australie et bien d'autres, garantissant ainsi que les marques restent en avance sur les menaces potentielles.