La decisión del Circuito Federal en Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC ofrece claridad sobre la interacción entre el registro federal de marcas y los derechos consuetudinarios. El caso examina si una parte puede alegar prioridad sobre una marca registrada demostrando un uso consuetudinario anterior y válido. La sentencia confirma que el registro federal no protege automáticamente a una marca de impugnaciones basadas en reclamaciones consuetudinarias preexistentes.
Disputa sobre Reclamaciones de Marcas
Game Plan, Inc., una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a atletas estudiantiles, obtuvo el registro federal de la marca "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" en 2018 para servicios de recaudación de fondos benéficos. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), una entidad mediática para atletas, presentó solicitudes de intención de uso para marcas similares en 2018. Game Plan se opuso a las solicitudes de UNIP, alegando que su registro anterior le otorgaba prioridad.
UNIP impugnó el registro de Game Plan, reclamando sus propios derechos sobre la marca "MORE THAN AN ATHLETE". Los derechos de UNIP se establecieron en 2019 mediante la compra de la marca a More Than an Athlete, Inc., que había utilizado la marca desde 2012 para ropa y eventos comunitarios. La Junta de Apelaciones de Juicios de Marcas (TTAB) falló a favor de UNIP, determinando que sus derechos consuetudinarios eran anteriores al registro de Game Plan.
Cuestiones Legales sobre Cesiones y Procedimientos de Oposición
Game Plan apeló, argumentando que la adquisición por parte de UNIP de derechos consuetudinarios violaba las normas contra el tráfico de marcas y las restricciones procesales durante los procedimientos de oposición. La empresa sostuvo que:
La transferencia constituía una "cesión en bruto", lo cual está típicamente prohibido bajo la ley de marcas.
La transferencia de una solicitud de intención de uso infringía 37 C.F.R. § 2.133(a), que limita las enmiendas durante las oposiciones.
El Circuito Federal rechazó estas reclamaciones, señalando que la cesión no contravenía la norma contra el tráfico. El tribunal enfatizó que la transferencia incluía explícitamente la marca y "todo el goodwill del negocio relacionado con" la marca, cumpliendo así los criterios para una cesión válida.
Fundamentación del Tribunal: Los Derechos Consuetudinarios Preceden al Registro
El tribunal aclaró que la norma contra el tráfico (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) se aplica únicamente a las cesiones de solicitudes de intención de uso antes de que comience el uso. Dado que los derechos consuetudinarios de UNIP se establecieron en 2012, la cesión quedaba fuera de esta disposición.
Adicionalmente, el tribunal determinó que 37 C.F.R. § 2.133(a) rige las enmiendas a solicitudes pendientes, no la adquisición independiente de derechos consuetudinarios. Debido a que la decisión de la TTAB se basó en los derechos adquiridos independientemente por UNIP, los cuales precedían al registro de Game Plan, la cesión no violó las normas procesales.
Implicaciones para las Empresas: Navegar Conflictos de Marcas
Este caso subraya dos principios clave para las empresas:
Los Derechos Consuetudinarios Pueden Preceder al Registro Federal: Una marca registrada federalmente no es inmune a impugnaciones basadas en un uso consuetudinario anterior y válido. Las empresas deben monitorear proactivamente posibles conflictos y evaluar la solidez de sus reclamaciones de marca.
Las Cesiones Durante Oposiciones Son Permitidas: Transferir derechos consuetudinarios durante una oposición está permitido si incluye el goodwill y mantiene la continuidad del uso. Sin embargo, las empresas deben estructurar las cesiones para evitar errores procesales.
La confusibilidad de marcas sigue siendo una preocupación central, particularmente cuando las marcas son similares en sonido, apariencia o significado. Las empresas deben realizar una debida diligencia rigurosa e implementar un monitoreo proactivo de marcas para mitigar riesgos.
Al rastrear registros en más de 50 jurisdicciones, incluyendo la UE, EE. UU. y Australia, IP Defender ayuda a las empresas a identificar y abordar posibles conflictos. Este enfoque asegura que las marcas estén protegidas contra marcas fraudulentas o confusibles, reforzando la importancia de la vigilancia en la estrategia de marcas.