Die Entscheidung des Federal Circuit im Fall Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC bietet Klarheit über das Zusammenspiel zwischen der bundesweiten Markenregistrierung und den Rechten nach dem Common Law. Der Fall prüft, ob eine Partei Priorität über eine eingetragene Marke geltend machen kann, indem sie eine frühere, gültige Nutzung nach dem Common Law nachweist. Das Urteil bestätigt, dass eine bundesweite Registrierung eine Marke nicht automatisch vor Anfechtungen auf der Grundlage bestehender Common-Law-Ansprüche schützt.
Streit über Markenansprüche
Game Plan, Inc., eine gemeinnützige Organisation, die sich der Unterstützung von Studentensportlern widmet, sicherte sich 2018 die bundesweite Registrierung der Marke „I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" für wohltätige Fundraising-Dienstleistungen. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), ein Medienunternehmen für Sportler, reichte 2018 Nutzungsabsichtsanmeldungen für ähnliche Marken ein. Game Plan legte Widerspruch gegen die Anmeldungen von UNIP ein und behauptete, seine frühere Registrierung gewähre ihm die Priorität.
UNIP focht die Registrierung von Game Plan an und beanspruchte eigene Rechte an der Marke „MORE THAN AN ATHLETE". Die Rechte von UNIP wurden 2019 durch den Kauf der Marke von More Than an Athlete, Inc. begründet, welche die Marke seit 2012 für Kleidung und Gemeinschaftsveranstaltungen genutzt hatte. Das Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) entschied zugunsten von UNIP und stellte fest, dass dessen Common-Law-Rechte der Registrierung von Game Plan vorausgingen.
Rechtliche Fragen zu Abtretungen und Widerspruchsverfahren
Game Plan legte Berufung ein und argumentierte, dass der Erwerb der Common-Law-Rechte durch UNIP gegen die Regeln zum Markenhandel (Antitrafficking-Regeln) und gegen verfahrensrechtliche Beschränkungen während des Widerspruchsverfahrens verstieße. Das Unternehmen führte aus:
Die Übertragung stellte eine „Abtretung im Grossen" (assignment in gross) dar, was nach dem Markenrecht typischerweise verboten ist.
Die Übertragung einer Nutzungsabsichtsanmeldung verstieß gegen 37 C.F.R. § 2.133(a), welches Änderungen während Widerspruchsverfahren begrenzt.
Der Federal Circuit wies diese Ansprüche zurück und stellte fest, dass die Abtretung nicht gegen die Antitrafficking-Regel verstieß. Das Gericht betonte, dass die Übertragung ausdrücklich die Marke sowie „den gesamten Goodwill des mit der Marke verbundenen Geschäfts" umfasste und somit die Kriterien für eine gültige Abtretung erfüllte.
Begründung des Gerichts: Common-Law-Rechte gehen der Registrierung voraus
Das Gericht stellte klar, dass die Antitrafficking-Regel (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) nur für Abtretungen von Nutzungsabsichtsanmeldungen gilt, bevor die Nutzung beginnt. Da die Common-Law-Rechte von UNIP bereits 2012 begründet wurden, fiel die Abtretung nicht unter diese Bestimmung.
Darüber hinaus entschied das Gericht, dass 37 C.F.R. § 2.133(a) Änderungen an anhängigen Anmeldungen regelt, nicht jedoch den unabhängigen Erwerb von Common-Law-Rechten. Da die Entscheidung des TTAB auf den unabhängig erworbenen Rechten von UNIP beruhte, welche der Registrierung von Game Plan vorausgingen, verstieß die Abtretung nicht gegen verfahrensrechtliche Regeln.
Auswirkungen für Unternehmen: Navigation durch Markenkonflikte
Dieser Fall unterstreicht zwei zentrale Grundsätze für Unternehmen:
Common-Law-Rechte können der bundesweiten Registrierung vorausgehen: Eine bundesweit registrierte Marke ist nicht immun gegen Anfechtungen, die auf einer früheren, gültigen Nutzung nach dem Common Law basieren. Unternehmen müssen potenzielle Konflikte proaktiv überwachen und die Stärke ihrer Markenansprüche bewerten.
Abtretungen während Widerspruchsverfahren sind zulässig: Die Übertragung von Common-Law-Rechten während eines Widerspruchsverfahrens ist gestattet, sofern sie den Goodwill einschließt und die Kontinuität der Nutzung wahrt. Unternehmen müssen Abtretungen jedoch so strukturieren, dass sie verfahrensrechtliche Fehler vermeiden.
Die Verwechslungsgefahr von Marken bleibt ein zentrales Anliegen, insbesondere wenn Marken in Klang, Erscheinungsbild oder Bedeutung ähnlich sind. Unternehmen sollten eine rigorose Due Diligence durchführen und proaktives Markenmonitoring implementieren, um Risiken zu minimieren.
Durch die Verfolgung von Registrierungen in über 50 Gerichtsbarkeiten, einschließlich der EU, der USA und Australiens, hilft IP Defender Unternehmen dabei, potenzielle Konflikte zu identifizieren und anzugehen. Dieser Ansatz gewährleistet, dass Marken vor rechtsmissbräuchlichen oder verwechslungsfähigen Marken geschützt werden, und unterstreicht die Bedeutung von Wachsamkeit in der Markenstrategie.