La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a récemment confirmé une décision rejetant les demandes d'enregistrement de marque pour les expressions « ALL RISE » et « HERE COMES THE JUDGE », déposées par Michael P. Chisena en vue de leur utilisation sur des vêtements. La cour a statué que ces signes étaient déjà associés au joueur de champ extérieur des Yankees de New York, Aaron Judge, et que Chisena n'avait pas pu prouver un usage antérieur.
L'affaire portait sur la question de savoir si ces expressions, déjà ancrées dans la culture du baseball, pouvaient être enregistrées en tant que marques. La Commission d'appel en matière de marques (TTAB) a déterminé que la communauté du baseball utilisait depuis longtemps « All rise ! » et « Here comes the Judge » pour faire référence à la notoriété de Judge, avec des produits sous licence arborant son nom et des images à thème judiciaire antérieurs aux demandes de Chisena. La TTAB a conclu que ces signes n'étaient pas purement décoratifs, mais servaient d'indicateurs d'origine pour la marque de Judge.
Le Circuit fédéral a souscrit à cette analyse, soulignant que les expressions étaient arbitraires, c'est-à-dire qu'elles ne décrivaient pas les produits sur lesquels elles apparaîtraient, tels que des t-shirts ou des casquettes. La cour a noté que les références médiatiques, le contenu créé par les fans et les marchandises officielles renforçaient tous le lien entre ces signes et Judge. Cela a conforté l'idée qu'une marque doit non seulement être distinctive, mais aussi fonctionner comme un indicateur fiable d'origine.
Pour les entreprises, cette affaire met en lumière les risques liés à l'utilisation de noms ou d'expressions déjà ancrés dans la conscience publique. La probabilité de confusion entre marques est un facteur crucial ; même si une marque semble originale, son association avec une entité existante peut faire échouer son enregistrement. Les entreprises doivent mener une diligence raisonnable approfondie, incluant la surveillance de l'usage public et de l'historique des licences, afin d'éviter tout litige.
Pour devancer les contrefacteurs, les entreprises devraient envisager des outils tels qu'IP Defender, qui surveille les bases de données nationales de marques à la recherche de conflits et de contrefaçons. IP Defender aide les marques à identifier les chevauchements potentiels avant qu'ils ne se transforment en batailles juridiques coûteuses. En suivant les dépôts dans plus de 50 pays, dont l'UE, les États-Unis et l'Australie, ce service veille à ce que rien ne soit laissé au hasard.
Principaux enseignements pour les entreprises :
L'usage antérieur par des tiers peut invalider de nouvelles demandes d'enregistrement de marque.
Les marques arbitraires ou fantaisistes ont plus de chances d'être acceptées que les marques descriptives.
Les licences et la culture des fans peuvent façonner le droit des marques, même de manière inattendue.
Alors que le branding personnel intersecte de plus en plus le commerce, la compréhension de ces nuances juridiques est essentielle pour éviter des conflits coûteux.