La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a récemment infirmé une décision de la Commission des marques et d'appel (Trademark Trial & Appeal Board) qui avait rejeté une demande d'enregistrement de la marqueKAHWA, déposée par Bayou Grande Coffee Roasting Co. pour des cafés et coffee shops. La cour a estimé que la doctrine des équivalents étrangers – utilisée pour déterminer si une marque étrangère est générique ou descriptive en anglais – ne s'appliquait pas, carKAHWApossède un sens distinct et bien établi en anglais.
Bayou a déposé une demande de marque pourKAHWAen 2021, affirmant une utilisation depuis 2008. L'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a rejeté la marque, arguant qu'elle était générique ou descriptive au titre de la doctrine des équivalents étrangers. L'agence a cité la signification deKAHWAcomme « café » en arabe. Bayou a soutenu que le terme désigne un type spécifique de thé vert du Cachemire, un produit généralement non vendu dans les cafés ou coffee shops aux États-Unis.
L'USPTO a initialement maintenu le rejet, et la Commission des marques et d'appel a confirmé cette décision, en mettant l'accent sur l'interprétation du thé vert du Cachemire. Cependant, le Circuit fédéral a infirmé cette ruling, concluant que la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour étayer ses conclusions.
La cour a souligné que le recours de la Commission à la signification liée au thé vert du Cachemire était erroné. Elle a noté qu'aucun café ou coffee shop aux États-Unis ne vend dekahwa, rendant ainsi l'allégation de caractère générique non fondée. La cour a également rejeté l'affirmation de la Commission selon laquelleKAHWAétait simplement descriptive, arguant que le terme ne décrit pas intrinsèquement un produit ou une caractéristique des services de café.
Une question centrale concernait l'application de la doctrine des équivalents étrangers. En vertu de cette doctrine, une marque étrangère peut être évaluée quant à son caractère générique ou descriptif en la traduisant en anglais. Cependant, la cour a statué que la traduction était inutile ici, carKAHWApossède déjà un sens bien établi en anglais : le thé vert du Cachemire. Cette signification a rendu la traduction arabe non pertinente, invalidant ainsi l'argument fondé sur les équivalents étrangers.
Cette affaire souligne l'importance de la vigilance en matière de marques et de la compréhension des significations alternatives d'une marque. Pour les entreprises, cette décision met en évidence que le caractère descriptif ou générique d'une marque dépend de son utilisation effective et de sa perception sur le marché, et non uniquement des équivalents en langue étrangère.
Les entreprises cherchant à obtenir une protection par marque doivent s'assurer que leurs marques ne sont ni génériques ni descriptives sur le marché cible. Cela inclut la vérification que la marque ne décrit pas inadvertamment un produit, un service ou une caractéristique couramment associés au secteur d'activité.
La décision renforce la nécessité de preuves claires dans les litiges relatifs aux marques. Les tribunaux examineront attentivement si la signification d'une marque est largement reconnue ou simplement spéculative. Les entreprises devraient documenter la manière dont leurs marques sont utilisées et perçues afin de renforcer leurs dossiers.
Le risque de confusion entre marques reste une préoccupation centrale pour les entreprises. Bien que l'affaire KAHWA se soit concentrée sur le caractère descriptif, des principes similaires s'appliquent au risque de confusion. Les marques qui ressemblent à des marques existantes ou qui véhiculent des associations trompeuses peuvent faire l'objet d'un rejet.
Pour atténuer les risques, les entreprises doivent effectuer des recherches approfondies sur les marques et envisager d'enregistrer leurs marques dans les classes pertinentes. Une surveillance proactive des conflits potentiels peut prévenir des batailles juridiques coûteuses et protéger l'intégrité de la marque.
IP Defender surveille les bases de données nationales de marques à la recherche de conflits et de contrefaçons, aidant ainsi les entreprises à identifier et résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. En suivant plus de 50 pays, dont l'UE, les États-Unis et l'Australie, IP Defender assure une protection complète contre les enregistrements frauduleux ou susceptibles de créer une confusion.
Cette affaire rappelle que le droit des marques est nuancé, nécessitant un équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la garantie d'une concurrence loyale. Pour les entreprises, la clarté, les preuves et une planification stratégique sont essentielles pour naviguer dans ces complexités.