Federal Circuit-domstolens avgörande i Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC ger tydlighet kram samspelet mellan federal varumärkesregistrering och sedvanerättsliga rättigheter. Fallet undersöker huruvida en part kan göra gällande företrädesrätt till ett registrerat märke genom att demonstrera tidigare, giltig sedvanerättslig användning. Domen bekräftar att federal registrering inte automatiskt skyddar ett märke från utmaningar baserade på existerande sedvanerättsliga anspråk.
Tvist om varumärkesanspråk
Game Plan, Inc., en ideell organisation dedikerad till att stödja studentidrottare, säkrade federal registrering för märket "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" år 2018 för välgörenhetsinsamlingstjänster. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), ett mediebolag för idrottare, lämnade in ansökningar om avsikt att använda liknande märken år 2018. Game Plan motsatte sig UNIP:s ansökningar och hävdade att deras tidigare registrering gav dem företrädesrätt.
UNIP bestridde Game Plans registrering och hävdade sina egna rättigheter till märket "MORE THAN AN ATHLETE". UNIP:s rättigheter fastställdes år 2019 genom köp av märket från More Than an Athlete, Inc., som hade använt märket sedan 2012 för kläder och evenemang i lokalsamhället. Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) dömde till förmån för UNIP och fastslog att deras sedvanerättsliga rättigheter föregick Game Plans registrering.
Juridiska frågor om överlåtelser och invändningsförfaranden
Game Plan överklagade och hävdade att UNIP:s förvärv av sedvanerättsliga rättigheter bröt mot varumärkeslagstiftningens regler mot handel med märken (antitrafficking) samt procedurbegränsningar under invändningsförfarandet. Bolaget hävdade:
Överlåtelsen utgjorde en så kallad "assignment in gross" (överlåtelse utan goodwill), vilket vanligtvis är förbjudet enligt varumärkeslagen.
Överlåtelsen av en ansökan om avsikt att använda bröt mot 37 C.F.R. § 2.133(a), som begränsar ändringar under invändningar.
Federal Circuit avslog dessa påståenden och noterade att överlåtelsen inte stred mot reglerna mot handel med märken. Domstolen betonade att överlåtelsen uttryckligen inkluderade märket och "all goodwill i verksamheten relaterad till" märket, vilket uppfyllde kriterierna för en giltig överlåtelse.
Domstolens resonemang: Sedvanerättsliga rättigheter föregår registrering
Domstolen förtydligade att regeln mot handel med märken (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) endast gäller överlåtelser av ansökningar om avsikt att använda innan användning har påbörjats. Eftersom UNIP:s sedvanerättsliga rättigheter hade fastställts redan år 2012, föll överlåtelsen utanför denna bestämmelse.
Dessutom slog domstolen fast att 37 C.F.R. § 2.133(a) styr ändringar av pågående ansökningar, inte det oberoende förvärvet av sedvanerättsliga rättigheter. Eftersom TTAB:s beslut vilade på UNIP:s oberoende förvärvade rättigheter, som föregick Game Plans registrering, innebar överlåtelsen ingen kränkning av procedurreglerna.
Konsekvenser för företag: Att navigera i varumärkeskonflikter
Detta fall understryker två nyckelprinciper för företag:
Sedvanerättsliga rättigheter kan föregå federal registrering: Ett federalt registrerat märke är inte immunt mot utmaningar baserade på tidigare, giltig sedvanerättslig användning. Företag måste proaktivt övervaka potentiella konflikter och bedöma styrkan i sina varumärkesanspråk.
Överlåtelser under invändningsförfaranden är tillåtna: Överföring av sedvanerättsliga rättigheter under en invändning är tillåten om den inkluderar goodwill och upprätthåller kontinuitet i användningen. Företag måste dock strukturera överlåtelserna för att undvika procedurella misstag.
Risken för varumärkesförväxling förblir en central fråga, särskilt när märken liknar varandra i ljud, utseende eller betydelse. Företag bör genomföra noggrann due diligence och införa proaktiv varumärkesövervakning för att minska riskerna.
Genom att spåra registreringar i över 50 jurisdiktioner, inklusive EU, USA och Australien, hjälper IP Defender företag att identifiera och åtgärda potentiella konflikter. Denna metod säkerställer att varumärken skyddas från oseriösa eller förväxlingsbara märken, vilket understryker vikten av vaksamhet i varumärkesstrategin.