La récente décision de la Cour fédérale dans l'affaire Game Plan, Inc. c. Uninterrupted IP, LLC souligne des considérations pivots en droit des marques, notamment à l'intersection de la cession, de la priorité et du respect des procédures. Le litige portait sur la validité d'une cession de marque et ses implications pour la propriété de la marque.
Game Plan, une entité à but non lucratif soutenant les étudiants-athlètes, s'est opposée aux demandes d'intention d'usage déposées par Uninterrupted pour des variantes des marques I AM MORE THAN AN ATHLETE et MORE THAN AN ATHLETE. Uninterrupted, une société de médias cofondée par LeBron James, cherchait à enregistrer ces marques pour des services de divertissement et des vêtements. La Commission d'appel des procès en matière de marques (TTAB) a rejeté l'opposition de Game Plan et a accueilli la demande reconventionnelle d'Uninterrupted visant à annuler l'enregistrement existant de Game Plan.
La décision de la TTAB s'est concentrée sur un accord d'achat d'actifs conclu en 2019, par lequel Uninterrupted a acquis la marque MORE THAN AN ATHLETE auprès d'un tiers. Game Plan a soutenu que la cession était invalide en vertu de l'article 10 du Lanham Act, affirmant qu'il s'agissait d'une « cession en bloc » (assignment in gross) et qu'elle modifiait indûment les demandes d'Uninterrupted après l'opposition.
La Cour fédérale a rejeté ces arguments. Elle a estimé que la cession n'était pas « en bloc » car elle transférait la marque вместе avec son achalandage associé. La TTAB avait précédemment noté que la marque était utilisée dans le commerce grâce à des ventes modestes de vêtements et de bracelets, établissant ainsi une entreprise de bonne foi et une identification de la source. Le fait qu'Uninterrupted ait conservé l'ancien propriétaire en tant que consultant renforçait davantage la continuité de l'achalandage.
La cour a également précisé que les restrictions de l'article 1060(a)(1) ne s'appliquaient pas, car Uninterrupted avait acquis des droits de common law préexistants, et non simplement des demandes d'intention d'usage. L'argument de Game Plan selon lequel la cession constituait une modification substantielle a été rejeté, car la détermination de la priorité par la TTAB reposait sur la propriété par Uninterrupted de droits établis, et non sur les demandes elles-mêmes.
Un point procédural crucial est apparu : Game Plan n'a pas présenté de preuves lors de la phase de procès, s'appuyant plutôt sur des documents joints à une motion de jugement sommaire. La Cour fédérale a statué que la TTAB avait agi correctement en excluant ces preuves, soulignant l'importance de respecter les normes procédurales dans les litiges relatifs aux marques.
Principaux enseignements
Validité de la cession : Une cession de marque est légale si elle transfère l'achalandage et établit un usage commercial, même si la marque était initialement utilisée de manière limitée.
Droits de common law : Les droits de common law préexistants peuvent être antérieurs aux enregistrements formels, influençant ainsi les revendications de priorité dans les litiges.
Précision procédurale : Le fait de ne pas présenter de preuves lors de la phase de procès peut entraîner leur exclusion, même si elles semblent pertinentes par la suite.
Pour les entreprises, cette affaire met en évidence la nécessité d'évaluer soigneusement les cessions de marques et les stratégies de litige. Comprendre les nuances de la priorité, de l'achalandage et de la conformité procédurale est essentiel pour protéger la valeur de la marque et éviter des litiges coûteux. La surveillance des marques reste cruciale, en particulier dans les cas où des tiers pourraient chercher à faire valoir des droits chevauchants.
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L'affaire Game Plan c. Uninterrupted IP sert d'exemple mettant en garde contre les risques liés à la négligence de la vigilance en matière de marques. Avec IP Defender, les entreprises peuvent prendre de l'avance sur les contrefacteurs et protéger leurs marques dans un marché en évolution.