La decisione della Corte Federale nel caso Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC offre chiarezza sull'interazione tra la registrazione federale dei marchi e i diritti di common law. Il caso esamina se una parte possa far valere la priorità su un marchio registrato dimostrando un uso precedente e valido basato sulla common law. La sentenza conferma che la registrazione federale non protegge automaticamente un marchio da contestazioni basate su preesistenti rivendicazioni di common law.
Controversia sulle Rivendicazioni di Marchio
Game Plan, Inc., un'organizzazione no profit dedicata al sostegno degli studenti-atleti, ha ottenuto la registrazione federale del marchio "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" nel 2018 per servizi di raccolta fondi a scopo benefico. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), un'entità mediatica per atleti, ha presentato domande di intento d'uso per marchi simili nel 2018. Game Plan si è opposta alle domande di UNIP, sostenendo che la sua registrazione precedente le conferisse la priorità.
UNIP ha contestato la registrazione di Game Plan, rivendicando i propri diritti sul marchio "MORE THAN AN ATHLETE". I diritti di UNIP sono stati stabiliti nel 2019 attraverso l'acquisto del marchio da More Than an Athlete, Inc., che aveva utilizzato il marchio dal 2012 per abbigliamento ed eventi comunitari. Il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ha deciso a favore di UNIP, determinando che i suoi diritti di common law precedevano la registrazione di Game Plan.
Questioni Legali sulle Cessioni e sulle Procedure di Opposizione
Game Plan ha fatto appello, sostenendo che l'acquisizione da parte di UNIP dei diritti di common law violava le norme antitrafficking sui marchi e i vincoli procedurali durante le procedure di opposizione. L'azienda ha affermato quanto segue:
La trasferimento costituiva una "cessione in blocco" (assignment in gross), tipicamente proibita dalla legge sui marchi.
Il trasferimento di una domanda di intento d'uso ha violato il 37 C.F.R. § 2.133(a), che limita le modifiche durante le opposizioni.
La Corte Federale ha respinto queste affermazioni, osservando che la cessione non contravveniva alla norma antitrafficking. La corte ha sottolineato che il trasferimento includeva esplicitamente il marchio e "tutto l'avviamento commerciale relativo" al marchio, soddisfacendo i criteri per una cessione valida.
Motivazione della Corte: I Diritti di Common Law Precedono la Registrazione
La corte ha chiarito che la norma antitrafficking (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) si applica solo alle cessioni di domande di intento d'uso prima dell'inizio dell'uso. Poiché i diritti di common law di UNIP erano stati stabiliti entro il 2012, la cessione rientrava al di fuori di questa disposizione.
Inoltre, la corte ha stabilito che il 37 C.F.R. § 2.133(a) regola le modifiche alle domande pendenti, non l'acquisizione indipendente di diritti di common law. Poiché la decisione del TTAB si basava sui diritti acquisiti indipendentemente da UNIP, che precedevano la registrazione di Game Plan, la cessione non ha violato le norme procedurali.
Implicazioni per le Aziende: Navigare nei Conflitti di Marchio
Questo caso sottolinea due principi chiave per le aziende:
I Diritti di Common Law Possono Precedere la Registrazione Federale: Un marchio registrato a livello federale non è immune da contestazioni basate su un uso precedente e valido fondato sulla common law. Le aziende devono monitorare proattivamente i potenziali conflitti e valutare la solidità delle loro rivendicazioni di marchio.
Le Cessioni Durante le Opposizioni Sono Permesse: Il trasferimento di diritti di common law durante un'opposizione è consentito se include l'avviamento commerciale e mantiene la continuità d'uso. Tuttavia, le aziende devono strutturare le cessioni per evitare errori procedurali.
La confondibilità dei marchi rimane una preoccupazione centrale, specialmente quando i marchi sono simili per suono, aspetto o significato. Le imprese dovrebbero condurre una due diligence rigorosa e implementare un monitoraggio proattivo dei marchi per mitigare i rischi.
Tracciando le registrazioni in oltre 50 giurisdizioni, tra cui UE, USA e Australia, IP Defender aiuta le aziende a identificare e affrontare potenziali conflitti. Questo approccio garantisce che i brand siano protetti da marchi contraffatti o confondibili, ribadendo l'importanza della vigilanza nella strategia di tutela dei marchi.