Рішення Федерального апеляційного суду у справі Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC проливає світло на взаємодію між федеральною реєстрацією товарних знаків та правами за загальним правом (common law). У цій справі розглядалося питання, чи може сторона заявити про пріоритет над зареєстрованим знаком, продемонструвавши більш раннє та дійсне використання згідно із загальним правом. Рішення підтверджує, що федеральна реєстрація не забезпечує автоматичного імунітету знаку від оскаржень на основі попередніх прав за загальним правом.
Суперечка щодо прав на товарний знак
Game Plan, Inc., некомерційна організація, присвячена підтримці студентів-спортсменів, отримала федеральну реєстрацію знака «I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN» у 2018 році для послуг із благодійного збору коштів. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), медійна компанія для спортсменів, подала заявки на реєстрацію за наміром використання (intent-to-use) для подібних знаків у 2018 році. Game Plan заперечила проти заявок UNIP, стверджуючи, що її попередня реєстрація надає їй пріоритет.
UNIP оскаржила реєстрацію Game Plan, заявивши про власні права на знак «MORE THAN AN ATHLETE». Права UNIP були встановлені у 2019 році шляхом придбання знака у компанії More Than an Athlete, Inc., яка використовувала цей знак з 2012 року для одягу та громадських заходів. Апеляційна рада з розгляду справ про товарні знаки (TTAB) винесла рішення на користь UNIP, визначивши, що її права за загальним правом передували реєстрації Game Plan.
Правові питання щодо поступок та процедур заперечень
Game Plan подала апеляцію, стверджуючи, що придбання UNIP прав за загальним правом порушило правила щодо заборони торгівлі товарними знаками (antitrafficking rules) та процесуальні обмеження під час провадження щодо заперечень. Компанія стверджувала:
Передача становила «масову поступку» (assignment in gross), що зазвичай заборонено законодавством про товарні знаки.
Передача заявки на реєстрацію за наміром використання порушила положення 37 C.F.R. § 2.133(a), яке обмежує внесення змін під час заперечень.
Федеральний апеляційний суд відхилив ці твердження, зазначивши, що поступка не суперечила правилу щодо заборони торгівлі. Суд підкреслив, що передача явно включала сам знак та «усю ділову репутацію (goodwill) бізнесу, пов'язану з» цим знаком, що відповідає критеріям дійсної поступки.
Обґрунтування суду: права за загальним правом мають пріоритет над реєстрацією
Суд роз'яснив, що правило щодо заборони торгівлі (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) застосовується лише до поступок щодо заявок на реєстрацію за наміром використання до початку фактичного використання. Оскільки права UNIP за загальним правом були встановлені ще у 2012 році, ця поступка не підпадала під дію даного положення.
Крім того, суд постановив, що 37 C.F.R. § 2.133(a) регулює внесення змін до заявок, що перебувають на розгляді, а не незалежне набуття прав за загальним правом. Оскільки рішення TTAB базувалося на незалежно набутих правах UNIP, які передували реєстрації Game Plan, поступка не порушувала процесуальних правил.
Наслідки для бізнесу: навігація у конфліктах щодо товарних знаків
Ця справа підкреслює два ключові принципи для бізнесу:
Права за загальним правом можуть передувати федеральній реєстрації: Федерально зареєстрований знак не є імунним до оскаржень на основі попереднього та дійсного використання згідно із загальним правом. Компанії повинні проактивно моніторити потенційні конфлікти та оцінювати силу своїх прав на товарний знак.
Поступки під час заперечень є допустимими: Передача прав за загальним правом під час провадження щодо заперечень дозволена, якщо вона включає ділову репутацію (goodwill) та зберігає безперервність використання. Однак бізнес повинен правильно структурувати поступки, щоб уникнути процесуальних помилок.
Ймовірність змішування товарних знаків залишається центральним занепокоєнням, особливо коли знаки є подібними за звучанням, виглядом або значенням. Підприємствам слід проводити ретельну комплексну перевірку (due diligence) та впроваджувати проактивний моніторинг товарних знаків для мінімізації ризиків.
Відстежуючи реєстрації у понад 50 юрисдикціях, включаючи ЄС, США та Австралію, IP Defender допомагає бізнесу виявляти та вирішувати потенційні конфлікти. Такий підхід забезпечує захист брендів від недобросовісних або таких, що можуть викликати плутанину, знаків, підкреслюючи важливість пильності у стратегії управління товарними знаками.