De uitspraak van het Federal Circuit in Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC biedt duidelijkheid over de wisselwerking tussen federale merkenregistratie en rechten op grond van gewoonterecht (common law). De zaak onderzoekt of een partij voorrang op een geregistreerd merk kan claimen door aan te tonen dat er eerder geldig gebruik op grond van gewoonterecht heeft plaatsgevonden. De uitspraak bevestigt dat federale registratie een merk niet automatisch beschermt tegen betwistingen op basis van reeds bestaande claims uit het gewoonterecht.
Geschil over merkaanspraken
Game Plan, Inc., een non-profitorganisatie die zich inzet voor student-sporters, verkreeg in 2018 federale registratie voor het merk "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" voor diensten op het gebied van liefdadigheidsfondsenwerving. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), een media-entiteit voor sporters, diende in 2018 aanvragen in met het oog op gebruik (intent-to-use) voor vergelijkbare merken. Game Plan maakte bezwaar tegen de aanvragen van UNIP en voerde aan dat haar eerdere registratie haar voorrang verleende.
UNIP betwistte de registratie van Game Plan en claimde eigen rechten op het merk "MORE THAN AN ATHLETE". De rechten van UNIP werden in 2019 gevestigd door de aankoop van het merk van More Than an Athlete, Inc., dat het merk sinds 2012 had gebruikt voor kleding en gemeenschapsevenementen. De Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) oordeelde in het voordeel van UNIP en stelde vast dat haar rechten op grond van gewoonterecht dateerden van vóór de registratie van Game Plan.
Juridische vragen over overdrachten en bezwaarprocedures
Game Plan ging in beroep en voerde aan dat de verwerving van rechten op grond van gewoonterecht door UNIP in strijd was met de regels tegen merkhandel (antitrafficking) en procedurele beperkingen tijdens bezwaarprocedures. Het bedrijf voerde aan dat:
De overdracht een "assignment in gross" (overdracht zonder goodwill) vormde, wat doorgaans verboden is onder het merkenrecht.
De overdracht van een aanvraag met het oog op gebruik in strijd was met 37 C.F.R. § 2.133(a), wat wijzigingen tijdens bezwaren beperkt.
Het Federal Circuit verwierp deze claims en merkte op dat de overdracht niet in strijd was met de regel tegen merkhandel. De rechtbank benadrukte dat de overdracht expliciet het merk omvatte evenals "alle goodwill van de onderneming gerelateerd aan" het merk, waarmee werd voldaan aan de criteria voor een geldige overdracht.
Redenering van de rechtbank: Rechten op grond van gewoonterecht gaan voor registratie
De rechtbank verduidelijkte dat de regel tegen merkhandel (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) alleen van toepassing is op overdrachten van aanvragen met het oog op gebruik voordat er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Aangezien de rechten van UNIP op grond van gewoonterecht al in 2012 waren gevestigd, viel de overdracht buiten deze bepaling.
Bovendien oordeelde de rechtbank dat 37 C.F.R. § 2.133(a) alleen geldt voor wijzigingen aan lopende aanvragen, niet voor de onafhankelijke verwerving van rechten op grond van gewoonterecht. Omdat de beslissing van de TTAB berustte op de onafhankelijk verworven rechten van UNIP, die dateerden van vóór de registratie van Game Plan, schond de overdracht geen procedurele regels.
Gevolgen voor bedrijven: Navigeren door merkenconflicten
Deze zaak onderstreept twee belangrijke principes voor bedrijven:
Rechten op grond van gewoonterecht kunnen voorrang hebben op federale registratie: Een federaal geregistreerd merk is niet immuun voor betwistingen op basis van eerder, geldig gebruik op grond van gewoonterecht. Bedrijven moeten proactief potentiële conflicten monitoren en de sterkte van hun merkaanspraken beoordelen.
Overdrachten tijdens bezwaarprocedures zijn toegestaan: Het overdragen van rechten op grond van gewoonterecht tijdens een bezwaarprocedure is toegestaan als dit goodwill omvat en de continuïteit van het gebruik waarborgt. Bedrijven moeten overdrachten echter zodanig structureren dat procedurele misstappen worden vermeden.
Verwarringsgevaar tussen merken blijft een centrale zorg, vooral wanneer merken overeenkomen in klank, uiterlijk of betekenis. Ondernemingen moeten grondige due diligence uitvoeren en proactief merkenmonitoring implementeren om risico's te beperken.
Door registraties in meer dan 50 jurisdicties te volgen, waaronder de EU, de VS en Australië, helpt IP Defender bedrijven bij het identificeren en aanpakken van potentiële conflicten. Deze aanpak zorgt ervoor dat merken worden beschermd tegen kwade of verwarrende merken, wat het belang van waakzaamheid in merkenstrategie onderstreept.