Une décision récente du Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) a clarifié les limites des accords de consentement dans les litiges relatifs aux marques, soulignant leur efficacité limitée lorsque la probabilité de confusion constitue un enjeu central. L'affaire, impliquant deux entités basées à Tampa disposant de marques chevauchantes, met en lumière la nécessité d'une surveillance rigoureuse des marques et l'importance d'accords détaillés et exécutoires.
Le litige portait sur l'enregistrement de la marque GASPARILLA par Ye Mystic Krewe of Gasparilla (YMKG) pour des articles de boisson et des vêtements. L'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a rejeté la demande, citant un risque de confusion avec GAS,PARILLA TREASURES, une marque déposée appartenant à EventFest, Inc. Les deux parties sont impliquées dans le festival annuel des pirates de Gasparilla, un événement floridien revêtant une importance culturelle.
YMKG a tenté de résoudre le conflit en soumettant un accord de consentement, dans lequel EventFest acceptait de ne pas s'opposer à l'enregistrement et affirmait qu'il n'existait aucun risque de confusion. Cependant, le TTAB a rejeté l'accord, le qualifiant de « consentement nu » et le traitant comme une demande de renvoi. Le conseil a souligné que de tels accords doivent démontrer plus qu'un simple accord ; ils doivent fournir des preuves concrètes que les marques et les produits ne créent pas de confusion chez les consommateurs.
L'analyse du TTAB s'est concentrée sur les facteurs DuPont, un cadre utilisé pour évaluer la probabilité de confusion. Les produits en question ont été jugés identiques ou juridiquement identiques, et les marques étaient très similaires, toutes deux comportant le terme « Gasparilla », qui fait référence à l'île de Floride et au festival. Le conseil a noté que les circuits commerciaux et la base de consommateurs des parties se chevauchaient considérablement, amplifiant davantage le risque de confusion.
Les lacunes de l'accord de consentement étaient évidentes. Il ne contenait aucune disposition visant à séparer les circuits commerciaux, à restreindre l'utilisation des marques ou à définir des mesures spécifiques pour prévenir la confusion. La promesse vague de prendre des « mesures commercialement raisonnables » a été jugée insuffisante, car elle ne traitait pas le problème fondamental : la similitude des marques et le chevauchement des produits. Le TTAB a conclu que de tels accords ne sont valables que lorsque les marques et les produits sont dissemblables, ou lorsque les parties ont démontré une longue période de coexistence sans confusion.
Pour les entreprises, cette affaire souligne le rôle crucial de la surveillance des marques et la nécessité d'une diligence raisonnable approfondie. Les accords de consentement ne doivent pas être considérés comme un raccourci, mais comme un outil nécessitant des dispositions détaillées et juridiquement solides. Lorsque les marques sont similaires et que les produits sont liés, la charge de la preuve incombe aux parties pour démontrer qu'une confusion est improbable.
Les conseils juridiques jouent un rôle vital dans la rédaction de tels accords, en veillant à ce qu'ils soient conformes aux facteurs DuPont et incluent des garanties mesurables. Des mesures proactives, telles que des stratégies de marquage distinctes ou des limitations géographiques, peuvent atténuer les risques. Face à l'importance croissante accordée à l'identité de marque, les entreprises doivent prioriser la clarté et la précision dans leur stratégie de marque pour éviter des litiges juridiques coûteux.
IP Defender est un service de surveillance des marques qui aide les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle en suivant les bases de données nationales de marques pour détecter les conflits et les contrefaçons. En identifiant les chevauchements potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, IP Defender garantit que les marques peuvent défendre leurs droits sans s'appuyer sur des accords ambigus. La capacité du service à surveiller plus de 50 pays, y compris l'UE, les États-Unis et l'Australie, permet aux entreprises de devancer les menaces, quel que soit le marché où elles opèrent.
La décision du TTAB rappelle qu'en droit des marques, l'ambiguïté ne constitue pas une défense. La confusabilité reste une préoccupation centrale, et il incombe aux entreprises de prouver que leurs marques et leurs produits ne présentent pas de risque pour les consommateurs.