ศาลอุทธรณ์วงจรมีสัญญาว่าสิทธิตามจารีตประเพณีสามารถลบล้างการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลกลางได้

คำตัดสินของศาลอุทธรณ์วงจรกลางในคดี Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC นำความชัดเจนมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระดับสหพันธรัฐกับสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) คดีนี้พิจารณาว่าคู่กรณีสามารถอ้างสิทธิความมาก่อนหน้าเหนือเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วได้หรือไม่ โดยแสดงให้เห็นถึงการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายจารีตประเพณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้า คำยืนยันจากคำตัดสินนี้ระบุว่า การจดทะเบียนระดับสหพันธรัฐไม่ได้เป็นการคุ้มกันเครื่องหมายจากการถูกท้าทายโดยอัตโนมัติ หากมีข้อเรียกร้องตามสิทธิกฎหมายจารีตประเพณีที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในเครื่องหมายการค้า

Game Plan, Inc. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่นสนับสนุนนักศึกษานักกีฬา ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" กับหน่วยงานระดับสหพันธรัฐในปี 2018 สำหรับบริการระดมทุนเพื่อการกุศล ด้าน Uninterrupted IP, LLC (UNIP) ซึ่งเป็นหน่วยงานสื่อสำหรับนักกีฬา ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแบบแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมาย (Intent-to-Use) สำหรับเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันในปี 2018 เช่นกัน Game Plan ได้คัดค้านคำขอของ UNIP โดยอ้างว่าการจดทะเบียนก่อนหน้าของตนมอบสิทธิความมาก่อนหน้าให้

UNIP โต้แย้งการจดทะเบียนของ Game Plan โดยอ้างสิทธิของตนเองในเครื่องหมาย "MORE THAN AN ATHLETE" สิทธิของ UNIP ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี 2019 ผ่านการซื้อเครื่องหมายดังกล่าวจาก More Than an Athlete, Inc. ซึ่งได้ใช้งานเครื่องหมายนี้มาตั้งแต่ปี 2012 สำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าและกิจกรรมชุมชน คณะกรรมการพิจารณาและอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า (TTAB) ตัดสินเห็นชอบกับ UNIP โดยระบุว่าสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีของ UNIP นั้นมีมาก่อนการจดทะเบียนของ Game Plan

ประเด็นทางกฎหมายเรื่องการโอนสิทธิและขั้นตอนการคัดค้าน

Game Plan ได้อุทธรณ์คำตัดสิน โดยโต้แย้งว่าการได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีของ UNIP นั้นขัดต่อกฎเกณฑ์ป้องกันการเก็งกำไรเครื่องหมายการค้า (Antitrafficking rules) และข้อจำกัดทางขั้นตอนวิธีระหว่างการดำเนินกระบวนการคัดค้าน บริษัทดังกล่าวได้อ้างเหตุผลดังนี้:

• การโอนสิทธิครั้งนี้ถือเป็นการ "โอนสิทธิแบบเหมาโหล" (Assignment in gross) ซึ่งโดยปกติแล้วห้ามกระทำภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

• การโอนคำขอจดทะเบียนแบบแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายขัดต่อข้อกำหนด 37 C.F.R. § 2.133(a) ซึ่งจำกัดการแก้ไขเพิ่มเติมในช่วงระหว่างการคัดค้าน

ศาลอุทธรณ์วงจรกลางได้ยกเลิกข้อโต้แย้งเหล่านี้ โดยระบุว่าการโอนสิทธิดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อกฎเกณฑ์ป้องกันการเก็งกำไร ศาลเน้นย้ำว่าการโอนสิทธินั้นรวมไปถึงเครื่องหมายอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง "ผลประโยชน์ทางการค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ" เครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการโอนสิทธิที่ถูกต้อง

เหตุผลของศาล: สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีมีมาก่อนการจดทะเบียน

ศาลได้ชี้แจงว่ากฎเกณฑ์ป้องกันการเก็งกำไร (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) นั้นใช้บังคับเฉพาะกับการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียนแบบแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมาย ก่อนที่จะมีการเริ่มใช้งานจริง เนื่องจากสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีของ UNIP ได้ถูกสถาปนาขึ้นตั้งแต่ปี 2012 การโอนสิทธิในครั้งนี้จึงไม่อยู่ในขอบเขตของบทบัญญัติดังกล่าว

นอกจากนี้ ศาลยังวินิจฉัยว่าข้อกำหนด 37 C.F.R. § 2.133(a) นั้นควบคุมเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอจดทะเบียนที่ยังค้างอยู่ ไม่ใช่การได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีอย่างเป็นอิสระ เนื่องจากคำตัดสินของ TTAB อาศัยสิทธิที่ได้มาอย่างอิสระของ UNIP ซึ่งมีมาก่อนการจดทะเบียนของ Game Plan การโอนสิทธิครั้งนี้จึงไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ทางขั้นตอนวิธี

นัยสำคัญต่อภาคธุรกิจ: การจัดการความขัดแย้งด้านเครื่องหมายการค้า

คดีนี้เน้นย้ำหลักการสำคัญสองประการสำหรับภาคธุรกิจ:

1. สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีอาจมีมาก่อนการจดทะเบียนระดับสหพันธรัฐ: เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับรัฐบาลกลางนั้นไม่อาจรอดพ้นจากการถูกท้าทายหากมีการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายจารีตประเพณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้า บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเฝ้าระวังความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอย่าง proactive และประเมินความแข็งแกร่งของข้อเรียกร้องในเครื่องหมายการค้าของตน

2. การโอนสิทธิระหว่างการคัดค้านนั้นกระทำได้: การโอนสิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีในช่วงระหว่างการคัดค้านนั้นอนุญาตให้กระทำได้ หากการโอนนั้นรวมถึงผลประโยชน์ทางการค้า (Goodwill) และรักษาความต่อเนื่องของการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต่างๆ ต้องจัดโครงสร้างการโอนสิทธิให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางขั้นตอนวิธี

ปัญหาเรื่องความสับสนคล้ายคลึงกันของเครื่องหมายการค้ายังคงเป็นหัวใจสำคัญของความกังวล โดยเฉพาะเมื่อเครื่องหมายมีความคล้ายคลึงกันในด้านเสียง รูปลักษณ์ หรือความหมาย วิสาหกิจควรดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวด (Due Diligence) และนำระบบการเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าเชิงรุกมาใช้เพื่อลดความเสี่ยง

ด้วยการติดตามการจดทะเบียนในกว่า 50 เขตอำนาจศาล รวมถึงสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย IP Defender ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถระบุและจัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ แนวทางนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบรนด์จะได้รับการปกป้องจากเครื่องหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการตื่นตัวในกลยุทธ์ด้านเครื่องหมายการค้า