Phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang trong vụ Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC đã làm sáng tỏ mối tương quan giữa việc đăng ký nhãn hiệu liên bang và các quyền theo thông luật (common law). Vụ án xem xét liệu một bên có thể khẳng định quyền ưu tiên đối với một nhãn hiệu đã đăng ký hay không bằng cách chứng minh việc sử dụng hợp lệ theo thông luật từ trước đó. Phán quyết khẳng định rằng việc đăng ký liên bang không tự động bảo vệ một nhãn hiệu khỏi các thách thức dựa trên các yêu sách theo thông luật đã tồn tại từ trước.
Tranh chấp về các yêu sách nhãn hiệu
Game Plan, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ vận động viên sinh viên, đã secured đăng ký liên bang cho nhãn hiệu "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" vào năm 2018 cho các dịch vụ gây quỹ từ thiện. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), một thực thể truyền thông dành cho vận động viên, đã nộp các đơn xin đăng ký với ý định sử dụng cho các nhãn hiệu tương tự vào năm 2018. Game Plan đã phản đối các đơn đăng ký của UNIP, lập luận rằng việc đăng ký trước đó của mình đã mang lại quyền ưu tiên.
UNIP đã thách thức việc đăng ký của Game Plan, tuyên bố quyền sở hữu của chính mình đối với nhãn hiệu "MORE THAN AN ATHLETE". Quyền của UNIP được thiết lập vào năm 2019 thông qua việc mua lại nhãn hiệu từ More Than an Athlete, Inc., đơn vị đã sử dụng nhãn hiệu này từ năm 2012 cho quần áo và các sự kiện cộng đồng. Ban Xét xử Nhãn hiệu (TTAB) đã ra phán quyết có lợi cho UNIP, xác định rằng các quyền theo thông luật của họ có trước việc đăng ký của Game Plan.
Các vấn đề pháp lý về chuyển nhượng và quy trình phản đối
Game Plan đã kháng cáo, lập luận rằng việc UNIP tiếp nhận các quyền theo thông luật đã vi phạm các quy tắc chống buôn bán nhãn hiệu và các ràng buộc về thủ tục trong quá trình phản đối. Công ty này cho rằng:
Việc chuyển nhượng cấu thành một "chuyển nhượng thô" (assignment in gross), hành động thường bị cấm theo luật nhãn hiệu.
Việc chuyển nhượng một đơn đăng ký với ý định sử dụng đã vi phạm 37 C.F.R. § 2.133(a), quy định hạn chế các sửa đổi trong quá trình phản đối.
Tòa Phúc thẩm Liên bang đã bác bỏ các yêu sách này, lưu ý rằng việc chuyển nhượng không trái với quy tắc chống buôn bán. Tòa án nhấn mạnh rằng việc chuyển nhượng đã bao gồm rõ ràng nhãn hiệu và "toàn bộ thiện chí kinh doanh liên quan đến" nhãn hiệu đó, đáp ứng các tiêu chí cho một cuộc chuyển nhượng hợp lệ.
Lập luận của Tòa án: Quyền theo thông luật có trước việc đăng ký
Tòa án làm rõ rằng quy tắc chống buôn bán (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) chỉ áp dụng đối với việc chuyển nhượng các đơn đăng ký với ý định sử dụng trước khi việc sử dụng bắt đầu. Vì các quyền theo thông luật của UNIP đã được thiết lập từ năm 2012, nên việc chuyển nhượng này nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của quy định này.
Ngoài ra, tòa án phán quyết rằng 37 C.F.R. § 2.133(a) chi phối các sửa đổi đối với các đơn đăng ký đang chờ xử lý, chứ không phải việc tiếp nhận độc lập các quyền theo thông luật. Bởi vì quyết định của TTAB dựa trên các quyền được UNIP tiếp nhận độc lập, những quyền này có trước việc đăng ký của Game Plan, nên việc chuyển nhượng không vi phạm các quy tắc về thủ tục.
Hàm ý đối với doanh nghiệp: Giải quyết các xung đột nhãn hiệu
Vụ án này nhấn mạnh hai nguyên tắc chính dành cho các doanh nghiệp:
Quyền theo thông luật có thể có trước việc đăng ký liên bang: Một nhãn hiệu đã đăng ký liên bang không miễn nhiễm trước các thách thức dựa trên việc sử dụng theo thông luật hợp lệ từ trước đó. Các công ty phải chủ động giám sát các xung đột tiềm ẩn và đánh giá sức mạnh của các yêu sách nhãn hiệu của mình.
Việc chuyển nhượng trong quá trình phản đối là được phép: Việc chuyển nhượng các quyền theo thông luật trong một cuộc phản đối được cho phép nếu nó bao gồm thiện chí kinh doanh và duy trì tính liên tục của việc sử dụng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải cấu trúc các cuộc chuyển nhượng để tránh các sai sót về thủ tục.
Khả năng gây nhầm lẫn về nhãn hiệu vẫn là mối quan tâm trung tâm, đặc biệt khi các nhãn hiệu tương tự nhau về âm thanh, hình thức hoặc ý nghĩa. Các doanh nghiệp nên tiến hành thẩm định kỹ lưỡng và triển khai giám sát nhãn hiệu chủ động để giảm thiểu rủi ro.
Bằng cách theo dõi các đăng ký trên hơn 50 khu vực pháp lý, bao gồm EU, Hoa Kỳ và Úc, IP Defender giúp các doanh nghiệp xác định và giải quyết các xung đột tiềm ẩn. Cách tiếp cận này đảm bảo các thương hiệu được bảo vệ khỏi các nhãn hiệu giả mạo hoặc dễ gây nhầm lẫn, qua đó củng cố tầm quan trọng của sự cảnh giác trong chiến lược nhãn hiệu.