联邦巡回上诉法院在Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC一案中的判决,厘清了联邦商标注册与普通法权利之间的相互作用。该案审视了一方是否可以通过证明更早的、有效的普通法使用,从而对已注册商标主张优先权。该裁决确认,联邦注册并不能自动使商标免受基于既存普通法权利主张的挑战。
商标权属争议
Game Plan, Inc. 是一家致力于支持学生运动员的非营利组织,于 2018 年为其慈善募捐服务获得了"I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN"商标的联邦注册。Uninterrupted IP, LLC(简称 UNIP)是一家面向运动员的媒体实体,于 2018 年提交了类似商标的意图使用申请。Game Plan 对 UNIP 的申请提出异议,声称其更早的注册赋予了其优先权。
UNIP 对 Game Plan 的注册提出质疑,主张其对"MORE THAN AN ATHLETE"商标拥有权利。UNIP 的权利确立于 2019 年,当时其从 More Than an Athlete, Inc. 处购买了该商标;后者自 2012 年起便将该商标用于服装和社区活动。商标审判和上诉委员会(TTAB)裁定 UNIP 胜诉,认定其普通法权利早于 Game Plan 的注册。
关于转让与异议程序的法律问题
Game Plan 提起上诉,辩称 UNIP 获取普通法权利的行为违反了商标反交易规则以及异议程序中的程序性限制。该公司主张:
该转让构成“整体转让”(assignment in gross),这通常在商标法下是被禁止的。
意图使用申请的转让违反了 37 C.F.R. § 2.133(a),该条款限制了异议期间的修正。
联邦巡回上诉法院驳回了这些主张,指出该转让并未违反反交易规则。法院强调,该转让明确包含了商标本身以及“与该商标相关的所有商誉”,符合有效转让的标准。
法院理据:普通法权利优先于注册
法院阐明,反交易规则(15 U.S.C. § 1060(a)(1))仅适用于在使用开始之前对意图使用申请的转让。由于 UNIP 的普通法权利早在 2012 年就已确立,因此该转让不属于该条款的适用范围。
此外,法院裁定 37 C.F.R. § 2.133(a) 管辖的是对未决申请的修正,而非普通法权利的独立获取。由于 TTAB 的裁决依据的是 UNIP 独立获取且早于 Game Plan 注册的权利,因此该转让并未违反程序规则。
对企业的启示:应对商标冲突
本案凸显了企业需要关注的两个关键原则:
普通法权利可优先于联邦注册:联邦注册商标并非免受基于更早、有效的普通法使用的挑战。企业必须主动监控潜在冲突,并评估其商标主张的力度。
异议期间的转让是允许的:如果在异议期间转让普通法权利时包含了商誉并保持了使用的连续性,则是允许的。然而,企业必须妥善构建转让结构,以避免程序失误。
商标混淆可能性仍然是一个核心关切点,尤其是当商标在发音、外观或含义上相似时。企业应进行严格的尽职调查,并实施主动的商标监控,以降低风险。
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