Keputusan Federal Circuit dalam kasus Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC memberikan kejelasan mengenai interaksi antara pendaftaran merek dagang federal dan hak hukum umum (common law). Kasus ini mengkaji apakah suatu pihak dapat mengklaim prioritas atas merek yang terdaftar dengan menunjukkan penggunaan hukum umum yang lebih awal dan sah. Putusan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran federal tidak secara otomatis melindungi merek dari tantangan berdasarkan klaim hukum umum yang sudah ada sebelumnya.
Sengketa Atas Klaim Merek Dagang
Game Plan, Inc., sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mendukung atlet pelajar, memperoleh pendaftaran federal untuk merek "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" pada tahun 2018 untuk layanan penggalangan dana amal. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), sebuah entitas media untuk atlet, mengajukan aplikasi niat-untuk-menggunakan (intent-to-use) untuk merek serupa pada tahun 2018. Game Plan menentang aplikasi UNIP, dengan alasan bahwa pendaftaran mereka yang lebih awal memberikan mereka prioritas.
UNIP menantang pendaftaran Game Plan, mengklaim hak mereka sendiri atas merek "MORE THAN AN ATHLETE." Hak UNIP ditetapkan pada tahun 2019 melalui pembelian merek tersebut dari More Than an Athlete, Inc., yang telah menggunakan merek tersebut sejak tahun 2012 untuk pakaian dan acara komunitas. Dewan Banding Uji Coba dan Banding Merek Dagang (TTAB) memutuskan mendukung UNIP, menentukan bahwa hak hukum umum mereka mendahului pendaftaran Game Plan.
Pertanyaan Hukum Mengenai Pengalihan dan Prosedur Penentangan
Game Plan mengajukan banding, dengan alasan bahwa akuisisi hak hukum umum oleh UNIP melanggar aturan anti-perdagangan merek dagang dan kendala prosedural selama proses penentangan. Perusahaan tersebut berargumen:
Pengalihan tersebut merupakan "pengalihan secara gross" (assignment in gross), yang biasanya dilarang di bawah hukum merek dagang.
Pengalihan aplikasi niat-untuk-menggunakan melanggar 37 C.F.R. § 2.133(a), yang membatasi amendemen selama proses penentangan.
Federal Circuit menolak klaim-klaim ini, mencatat bahwa pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan aturan anti-perdagangan. Pengadilan menekankan bahwa pengalihan tersebut secara eksplisit mencakup merek dan "seluruh goodwill bisnis yang terkait dengan" merek tersebut, sehingga memenuhi kriteria untuk pengalihan yang sah.
Rasionalisasi Pengadilan: Hak Hukum Umum Mendahului Pendaftaran
Pengadilan memperjelas bahwa aturan anti-perdagangan (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) hanya berlaku untuk pengalihan aplikasi niat-untuk-menggunaan sebelum penggunaan dimulai. Karena hak hukum umum UNIP telah ditetapkan sejak tahun 2012, pengalihan tersebut berada di luar ketentuan ini.
Selain itu, pengadilan menyatakan bahwa 37 C.F.R. § 2.133(a) mengatur amendemen terhadap aplikasi yang sedang berjalan, bukan akuisisi independen atas hak hukum umum. Karena keputusan TTAB bergantung pada hak yang diperoleh secara independen oleh UNIP, yang mendahului pendaftaran Game Plan, pengalihan tersebut tidak melanggar aturan prosedural.
Implikasi bagi Bisnis: Menavigasi Konflik Merek Dagang
Kasus ini menggarisbawahi dua prinsip utama bagi bisnis:
Hak Hukum Umum Dapat Mendahului Pendaftaran Federal: Merek dagang yang terdaftar secara federal tidak kebal terhadap tantangan berdasarkan penggunaan hukum umum yang lebih awal dan sah. Perusahaan harus secara proaktif memantau potensi konflik dan menilai kekuatan klaim merek dagang mereka.
Pengalihan Selama Proses Penentangan Diperbolehkan: Mengalihkan hak hukum umum selama proses penentangan diperbolehkan jika mencakup goodwill dan mempertahankan kontinuitas penggunaan. Namun, bisnis harus menyusun pengalihan tersebut untuk menghindari kesalahan prosedural.
Kemungkinan kebingungan merek dagang tetap menjadi perhatian utama, terutama ketika merek memiliki kemiripan dalam bunyi, tampilan, atau makna. Perusahaan harus melakukan uji tuntas (due diligence) yang ketat dan menerapkan pemantauan merek dagang yang proaktif untuk memitigasi risiko.
Dengan melacak pendaftaran di lebih dari 50 yurisdiksi, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, IP Defender membantu bisnis mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik. Pendekatan ini memastikan merek terlindungi dari merek nakal atau yang membingungkan, sekaligus memperkuat pentingnya kewaspadaan dalam strategi merek dagang.