Federal Circuit-dommen i saken Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC gir klarhet i samspillet mellom føderal varemerkeregistrering og rettigheter etter sedvanerett (common law). Saken undersøker om en part kan hevde prioritet over et registrert varemerke ved å demonstrere tidligere, gyldig bruk etter sedvanerett. Kjennelsen bekrefter at føderal registrering ikke automatisk beskytter et varemerke mot utfordringer basert på eksisterende krav etter sedvanerett.
Tvist om varemerkekrav
Game Plan, Inc., en ideell organisasjon dedikert til å støtte studentutøvere, sikret seg føderal registrering for varemerket "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" i 2018 for tjenester knyttet til veldedig innsamling. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), et medieselskap for utøvere, sendte inn søknader om intensjon om bruk (intent-to-use) for lignende varemerker i 2018. Game Plan motsatte seg UNIPs søknader og hevdet at deres tidligere registrering ga dem prioritet.
UNIP bestridte Game Plans registrering og hevdet egne rettigheter til varemerket "MORE THAN AN ATHLETE". UNIPs rettigheter ble etablert i 2019 gjennom kjøp av varemerket fra More Than an Athlete, Inc., som hadde brukt merket siden 2012 for klær og arrangementer i lokalsamfunnet. Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) avgjorde saken til fordel for UNIP og fastslo at deres rettigheter etter sedvanerett var eldre enn Game Plans registrering.
Juridiske spørsmål om overdragelser og prosedyrer ved innsigelser
Game Plan anket og hevdet at UNIPs ervervelse av rettigheter etter sedvanerett brøt reglene mot handel med varemerker (antitrafficking) og prosedyremessige begrensninger under innsigelsesprosessen. Selskapet anførte:
Overdragelsen utgjorde en "assignment in gross" (overdragelse uten goodwill), noe som vanligvis er forbudt under varemerkeloven.
Overdragelsen av en søknad om intensjon om bruk brøt 37 C.F.R. § 2.133(a), som begrenser endringer under innsigelser.
Federal Circuit avviste disse påstandene og bemerket at overdragelsen ikke var i strid med reglene mot handel med varemerker. Retten understreket at overdragelsen eksplisitt inkluderte varemerket og "all goodwill knyttet til virksomheten relatert til" varemerket, noe som oppfylte kriteriene for en gyldig overdragelse.
Rettens begrunnelse: Rettigheter etter sedvanerett går foran registrering
Retten presiserte at regelen mot handel med varemerker (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) kun gjelder overdragelser av søknader om intensjon om bruk før bruk har startet. Siden UNIPs rettigheter etter sedvanerett var etablert allerede i 2012, falt overdragelsen utenfor denne bestemmelsen.
I tillegg fastslo retten at 37 C.F.R. § 2.133(a) regulerer endringer av verserende søknader, ikke den uavhengige ervervelsen av rettigheter etter sedvanerett. Fordi TTABs avgjørelse baserte seg på UNIPs uavhengig ervervede rettigheter, som var eldre enn Game Plans registrering, brøt ikke overdragelsen prosedyrereglene.
Konsekvenser for bedrifter: Navigering i varemerkekonflikter
Denne saken understreker to nøkkelprinsipper for bedrifter:
Rettigheter etter sedvanerett kan gå foran føderal registrering: Et føderalt registrert varemerke er ikke immun mot utfordringer basert på tidligere, gyldig bruk etter sedvanerett. Bedrifter må proaktivt overvåke potensielle konflikter og vurdere styrken i sine varemerkekrav.
Overdragelser under innsigelser er tillatt: Overføring av rettigheter etter sedvanerett under en innsigelse er tillatt hvis den inkluderer goodwill og opprettholder kontinuitet i bruken. Bedrifter må imidlertid strukturere overdragelser slik at de unngår prosedyremessige feiltrinn.
Forvekslingsfare forblir et sentralt anliggende, særlig når varemerker er like når det gjelder lyd, utseende eller betydning. Foretak bør gjennomføre grundig due diligence og implementere proaktiv overvåking av varemerker for å redusere risikoer.
Ved å spore registrasjoner i over 50 jurisdiksjoner, inkludert EU, USA og Australia, hjelper IP Defender bedrifter med å identifisere og adressere potensielle konflikter. Denne tilnærmingen sikrer at merkevarer beskyttes mot useriøse eller forvekslingsbare varemerker, noe som understreker viktigheten av årvåkenhet i varemerkestrategien.