Решение Федерального апелляционного суда по делу Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC проясняет взаимодействие между федеральной регистрацией товарного знака и правами общего права. В данном деле рассматривался вопрос о том, может ли сторона заявить о приоритете над зарегистрированным знаком, продемонстрировав более раннее и действительное использование в рамках общего права. Постановление подтверждает, что федеральная регистрация автоматически не защищает знак от оспаривания на основе ранее возникших прав общего права.
Спор вокруг прав на товарный знак
Game Plan, Inc., некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой студентов-спортсменов, получила федеральную регистрацию знака «I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN» в 2018 году для услуг по сбору средств на благотворительные цели. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), медиакомпания для спортсменов, подала заявки на регистрацию аналогичных знаков с намерением их использования в 2018 году. Game Plan выступила против заявок UNIP, утверждая, что её более ранняя регистрация предоставляет ей приоритет.
UNIP оспорила регистрацию Game Plan, заявив о собственных правах на знак «MORE THAN AN ATHLETE». Права UNIP были установлены в 2019 году посредством покупки знака у компании More Than an Athlete, Inc., которая использовала этот знак с 2012 года для одежды и проведения общественных мероприятий. Апелляционный совет по товарным знакам (TTAB) вынес решение в пользу UNIP, определив, что её права общего права возникли раньше регистрации Game Plan.
Правовые вопросы уступки прав и процедурыopposition
Game Plan подала апелляцию, утверждая, что приобретение UNIP прав общего права нарушило правила запрета на торговлю товарными знаками и процессуальные ограничения в ходе proceedingsopposition. Компания настаивала на следующем:
Передача представляла собой «уступку в отрыве от деловой репутации» (assignment in gross), что обычно запрещено законодательством о товарных знаках.
Передача заявки с намерением использования нарушила положение 37 C.F.R. § 2.133(a), которое ограничивает внесение изменений в ходе proceedingsopposition.
Федеральный апелляционный суд отклонил эти доводы, отметив, что уступка не противоречила правилу запрета на торговлю. Суд подчеркнул, что передача явно включала как сам знак, так и «всю деловую репутацию бизнеса, связанную с» этим знаком, что соответствовало критериям действительной уступки.
Обоснование решения суда: приоритет прав общего права перед регистрацией
Суд разъяснил, что правило запрета на торговлю (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) применяется только к уступкам заявок с намерением использования до начала фактического применения знака. Поскольку права общего права UNIP были установлены ещё в 2012 году, данная уступка не подпадала под действие этого положения.
Кроме того, суд постановил, что норма 37 C.F.R. § 2.133(a) регулирует внесение изменений в находящиеся на рассмотрении заявки, а не независимое приобретение прав общего права. Поскольку решение TTAB основывалось на независимо приобретённых правах UNIP, которые возникли раньше регистрации Game Plan, уступка не нарушала процессуальных правил.
Последствия для бизнеса: навигация в конфликтах товарных знаков
Это дело подчеркивает два ключевых принципа для компаний:
Права общего права могут иметь приоритет над федеральной регистрацией: Федерально зарегистрированный товарный знак не защищен от оспаривания на основе более раннего и действительного использования в рамках общего права. Компании должны проактивно отслеживать потенциальные конфликты и оценивать силу своих прав на товарные знаки.
Уступки прав в ходе proceedingsopposition допустимы: Передача прав общего права в процессе opposition разрешена, если она включает деловую репутацию и обеспечивает непрерывность использования. Однако компании должны правильно структурировать такие уступки, чтобы избежать процессуальных ошибок.
Вероятность смешения товарных знаков остается центральной проблемой, особенно когда знаки схожи по звучанию, внешнему виду или значению. Предприятиям следует проводить тщательную проверку (due diligence) и внедрять системы проактивного мониторинга товарных знаков для минимизации рисков.
Отслеживая регистрации в более чем 50 юрисдикциях, включая ЕС, США и Австралию, компания IP Defender помогает бизнесу выявлять и устранять потенциальные конфликты. Такой подход обеспечивает защиту брендов от недобросовестных или сходных до степени смешения знаков, подчеркивая важность бдительности в стратегии управления товарными знаками.