Decizia Curții Federale de Circuits în cauza Game Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC oferă claritate cu privire la interacțiunea dintre înregistrarea federală a mărcii și drepturile de common law. Cauza examinează dacă o parte poate invoca prioritatea asupra unei mărci înregistrate demonstrând o utilizare anterioară și validă în temeiul common law-ului. Hotărârea confirmă faptul că înregistrarea federală nu protejează automat o marcă împotriva contestărilor bazate pe revendicări preexistente de common law.
Contestație privind revendicările asupra mărcii
Game Plan, Inc., o organizație non-profit dedicată sprijinirii sportivilor studenți, a obținut înregistrarea federală a mărcii "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN" în 2018 pentru servicii de strângere de fonduri caritabile. Uninterrupted IP, LLC (UNIP), o entitate media pentru sportivi, a depus cereri de intenție de utilizare pentru mărci similare în 2018. Game Plan s-a opus cererilor UNIP, susținând că înregistrarea sa anterioară îi conferă prioritate.
UNIP a contestat înregistrarea Game Plan, revendicând propriile drepturi asupra mărcii "MORE THAN AN ATHLETE". Drepturile UNIP au fost stabilite în 2019 prin achiziționarea mărcii de la More Than an Athlete, Inc., care utilizase marca din 2012 pentru îmbrăcăminte și evenimente comunitare. Consiliul de Judecată și Apel în materie de Mărci (TTAB) a hotărât în favoarea UNIP, stabilind că drepturile sale de common law sunt anterioare înregistrării Game Plan.
Întrebări juridice privind cesiunile și procedurile de opoziție
Game Plan a făcut apel, susținând că achiziționarea de către UNIP a drepturilor de common law a încălcat normele anti-ceziune abuzivă (antitrafficking) din domeniul mărcilor și constrângerile procedurale durante procedurilor de opoziție. Compania a argumentat că:
Transferul a constituit o „cesiune în bloc" (assignment in gross), care este de obicei interzisă de legea mărcilor.
Transferul unei cereri de intenție de utilizare a încălcat 37 C.F.R. § 2.133(a), care limitează modificările în timpul opozițiilor.
Curtea Federală de Circuits a respins aceste afirmații, observând că cesiunea nu contravine regulii anti-ceziune abuzivă. Instanța a subliniat că transferul includea în mod explicit marca și „tot goodwill-ul afacerii legate de" marcă, îndeplinind criteriile pentru o cesiune validă.
Raționamentul instanței: Drepturile de common law preced înregistrarea
Instanța a clarificat faptul că regula anti-ceziune abuzivă (15 U.S.C. § 1060(a)(1)) se aplică doar cesiunilor cererilor de intenție de utilizare înainte de începerea utilizării. Deoarece drepturile de common law ale UNIP au fost stabilite încă din 2012, cesiunea nu intra sub incidența acestei prevederi.
În plus, instanța a stabilit că 37 C.F.R. § 2.133(a) reglementează modificările cererilor pendinte, nu achiziționarea independentă a drepturilor de common law. Deoarece decizia TTAB s-a bazat pe drepturile dobândite independent de UNIP, care erau anterioare înregistrării Game Plan, cesiunea nu a încălcat regulile procedurale.
Implicații pentru afaceri: Navigarea conflictelor privind mărcile
Acest caz subliniază două principii cheie pentru afaceri:
Drepturile de common law pot preceda înregistrarea federală: O marcă înregistrată la nivel federal nu este imună la contestări bazate pe o utilizare anterioară și validă în temeiul common law-ului. Companiile trebuie să monitorizeze proactiv potențialele conflicte și să evalueze soliditatea revendicărilor lor asupra mărcilor.
Cesiunile durante opozițiilor sunt permise: Transferul drepturilor de common law în timpul unei opoziții este permis dacă include goodwill-ul și menține continuitatea utilizării. Cu toate acestea, afacerile trebuie să structureze cesiunile pentru a evita erorile procedurale.
Confuzia între mărci rămâne o preocupare centrală, în special atunci când mărcile sunt similare ca sunet, aspect sau semnificație. Întreprinderile ar trebui să efectueze o due diligence riguroasă și să implementeze o monitorizare proactivă a mărcilor pentru a atenua riscurile.
Prin urmărirea înregistrărilor în peste 50 de jurisdicții, inclusiv UE, SUA și Australia, IP Defender ajută afacerile să identifice și să soluționeze potențialele conflicte. Această abordare asigură protecția brandurilor împotriva mărcilor frauduloase sau care pot crea confuzie, reafirmând importanța vigilenței în strategia privind mărcile.