連邦巡回控訴裁判所のGame Plan, Inc. v. Uninterrupted IP, LLC 判決は、連邦商標登録とコモンロー（慣習法）上の権利の相互関係について明確化をもたらしました。本件は、登録商標に対して、より早期かつ有効なコモンロー上の使用を実証することで優先権を主張できるかどうかを検討したものです。この判決は、連邦登録が存在するからといって、既存のコモンロー上の請求に基づく異議から自動的に免れるわけではないことを確認しています。
商標請求をめぐる争い
学生アスリートを支援することに専念する非営利団体である Game Plan, Inc. は、2018 年に慈善資金調達サービス向けに「I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN」という商標の連邦登録を取得しました。アスリート向けのメディア企業である Uninterrupted IP, LLC（以下「UNIP」）は、2018 年に類似の商標について使用意思申出出願を行いました。Game Plan は UNIP の出願に異議を申し立て、自社の先行登録が優先権を与えると主張しました。
UNIP は Game Plan の登録に異議を唱え、「MORE THAN AN ATHLETE」という商標に対する自社の権利を主張しました。UNIP の権利は、2012 年から衣類およびコミュニティイベントのために当該商標を使用してきた More Than an Athlete, Inc. から 2019 年に商標を購入することで確立されました。商標審判部（TTAB）は UNIP に有利な判断を下し、UNIP のコモンロー上の権利が Game Plan の登録に先行すると認定しました。
譲渡および異議申立手続きに関する法的問題
Game Plan は上訴し、UNIP によるコモンロー上の権利の取得は、商標の不正取引禁止規則および異議申立手続き中の手続的制約に違反していると主張しました。同社は以下の点を主張しました。
- この譲渡は、商標法において通常禁止されている「総体としての譲渡（assignment in gross）」に該当する。
- 使用意思申出出願の譲渡は、異議申立中の変更を制限する 37 C.F.R. § 2.133(a) に違反する。
連邦巡回控訴裁判所はこれらの主張を退け、本譲渡が不正取引禁止規則に反しないと指摘しました。裁判所は、この譲渡が商標そのものと、「当該商標に関連する事業のすべての営業権（goodwill）」を明示的に含んでおり、有効な譲渡の基準を満たしていると強調しました。
裁判所の論理：コモンロー上の権利は登録に優先する
裁判所は、不正取引禁止規則（15 U.S.C. § 1060(a)(1)）は、使用開始前の使用意思申出出願の譲渡にのみ適用されると明確にしました。UNIP のコモンロー上の権利は 2012 年までに確立されていたため、本譲渡はこの規定の範囲外となりました。
さらに裁判所は、37 C.F.R. § 2.133(a) は係属中の出願に対する変更を規定するものであり、コモンロー上の権利の独立的な取得を規制するものではないと判示しました。TTAB の決定は Game Plan の登録に先行する UNIP の独立的に取得された権利に基づいていたため、本譲渡は手続規則に違反しませんでした。
企業への示唆：商標紛争への対応
本件は、企業にとって以下の 2 つの重要な原則を浮き彫りにしました。
コモンロー上の権利は連邦登録に優先し得る：連邦登録された商標であっても、より早期かつ有効なコモンロー上の使用に基づく異議から免れるわけではありません。企業は潜在的な衝突を積極的に監視し、自社の商標主張の強さを評価する必要があります。
異議申立中の譲渡は許容される：営業権を含み、使用の継続性を維持する場合、異議申立手続き中にコモンロー上の権利を譲渡することは可能です。ただし、企業は手続的な誤りを避けるために譲渡の構造を慎重に設計する必要があります。
商標の混同可能性は、特に商標が発音、外観、または意味において類似している場合に、中心的な関心事であり続けます。企業は厳格なデューデリジェンスを実施し、リスクを軽減するために積極的な商標監視を導入すべきです。
IP Defender は、EU、米国、オーストラリアを含む 50 か国以上の管轄区域における登録を追跡することで、企業が潜在的な衝突を特定し対処することを支援します。このアプローチにより、ブランドが悪意のある、あるいは混同を招く商標から保護され、商標戦略における警戒の重要性が再確認されます。