Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Tweede Circuit heeft onlangs een beroep van Zuru Inc. afgewezen en vastgesteld dat de poppetjes van de derde generatie van het bedrijf vielen onder een eerder voorlopig bevel tegen Lego's Minifigure. De uitspraak onderstreept de genuanceerde toepassing van het merkenrecht, waarbij de moeilijkheid wordt benadrukt om verwarring bij consumenten aan te tonen en de noodzaak van voortdurend toezicht bij conflicten over intellectuele eigendom.
De juridische actie van Lego tegen Zuru ontstond in 2019, waarbij het bedrijf beweerde dat het speelgoed van de eerste generatie van Zuru inbreuk maakte op zijn auteursrechten en merken. Een districtsrechtbank in Connecticut vaardigde een voorlopig bevel uit dat Zuru verbood poppetjes te verkopen die als wezenlijk gelijksoortig aan de Minifigure werden beschouwd of die consumenten konden misleiden. Dit bevel werd later bekrachtigd door het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Federale Circuit.
Latere lanceringen van poppetjes van de tweede en derde generatie leidden tot hernieuwde rechtszaken. De districtsrechtbank oordeelde dat de ontwerpen van de derde generatie onder het bevel vielen, waarbij zowel de visuele gelijkenis als het potentieel voor misverstanden bij consumenten werden aangehaald. Het Tweede Circuit stuurde de zaak aanvankelijk terug met de instructie aan de districtsrechtbank om de "test van de meer onderscheidende waarnemer" toe te passen om de gelijkenis te evalueren.
Deze test, die niet-beschermbare ontwerpelementen uitsluit, vereist dat rechtbanken zich richten op de kernkenmerken die een merk definiëren. De districtsrechtbank wees op kenmerken zoals de nopprojectie op het hoofd van de Minifigure en de C-vormige handen als cruciale identificatiemiddelen. Expertanalyse bevestigde dat Lego's ontwerp onderscheidend was, terwijl de evaluatie van Zuru ontoereikend werd geacht.
Het Tweede Circuit handhaafde de vaststelling van de districtsrechtbank dat de poppetjes van de derde generatie een waarschijnlijkheid van verwarring opleverden, waarbij factoren zoals overlappende markten, de sterkte van het merk Lego en de vermeende intentie van Zuru om beschermingsmaatregelen te omzeilen, werden aangehaald. Lego's merk, ondersteund door meer dan $200 miljoen aan reclame en 120 miljoen verkochte figuren, werd robuust genoeg geacht om juridische bescherming te rechtvaardigen.
De rechtbank merkte ook op dat de reikwijdte van het bevel de ontwerpen van de derde generatie reeds omvatte, waardoor het beroep zonder voorwerp werd. Door de zaak af te wijzen wegens gebrek aan rechtsbevoegdheid, onderstreepte het Tweede Circuit het belang van proactief merktOEZICHT. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun producten geen inbreuk maken op bestaande merken, aangezien zelfs kleine aanpassingen in het ontwerp kunnen leiden tot juridische complicaties.
Voor entiteiten die merkenportefeuilles beheren, illustreert deze zaak de waarde van rigoureuze ontwerpanalyse en continu toezicht. Verwarbaarheid gaat verder dan juridische drempels; het vertegenwoordigt een tastbaar risico dat strategische aandacht vereist.
IP Defender biedt realtime monitoring van nationale merkenregisters, identificeert potentiële conflicten en inbreuken in meer dan 50 rechtsgebieden, waaronder de EU, de VS en Australië. De focus op aanhoudende surveillance sluit aan bij de groeiende behoefte om intellectuele eigendom te beschermen in een steeds dynamischere markt.