De recente beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het verzoekschrift van Medisafe niet in behandeling te nemen, heeft de discussie over de juridische normen voor de beoordeling van kleurmerken onder de Lanham Act opnieuw doen oplaaien. Centraal in het geschil staat een cruciale vraag: Kan een enkele kleur als merk worden gekwalificeerd als deze geen inherente onderscheidend vermogen bezit?
Medisafe probeerde donkergroen als merk te laten registreren voor medische onderzoekshandschoenen van chloorpreen. Het Amerikaanse Octrooi- en Merkenbureau (USPTO) wees de aanvraag af met de stelling dat de kleur generiek was – een term in het merkenrecht die duidt op een aanduiding die slechts een product of dienst beschrijft. Medisafe vocht deze uitspraak aan en betoogde dat het gebruik van de kleur in de branche niet wijdverbreid genoeg was om deze onbeschermbaar te maken. De Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) bevestigde het standpunt van het USPTO en paste een tweestapstest toe uit H. Marvin Ginn v. International Association of Fire Chiefs (1986).
De eerste stap vereist het identificeren van de relevante consumentengroep, die door de TTAB werd gedefinieerd als alle potentiële gebruikers van medische handschoenen, en niet alleen erkende wederverkopers. De tweede stap evalueert of de kleur primair de categorie van het product identificeert. In het geval van Medisafe concludeerde de TTAB dat groen te veel voorkwam in de branche om als bronaanduiding te dienen. Bewijsmateriaal van niet-gelieerde verkopers die groene handschoenen aanboden, ondersteunde deze vaststelling verder.
De uitdaging van Medisafe draait om 15 U.S.C. § 1064(3), wat de schrapping van geregistreerde merken toestaat die "generieke namen" worden. Het bedrijf betoogt dat het Federal Circuit deze bepaling verkeerd heeft geïnterpreteerd door kleur met een naam gelijk te stellen. In Sunrise Jewelry Manufacturing Corp. v. Fred S.A. (1999) verwierp het Federal Circuit een vergelijkbaar argument en breidde het de definitie van "generieke naam" uit tot elke potentiële bronaanduiding. Medisafe stelt dat deze interpretatie een onevenwicht creëert dat kleurmerken bevoordeelt ten opzichte van woordmerken.
De steun van het Federal Circuit voor de bevindingen van de TTAB benadrukt de spanning tussen merkenbescherming en consumentenperceptie. Terwijl de test van de TTAB prioriteit geeft aan objectief bewijs van gemeenschappelijk gebruik, stellen critici dat deze subjectieve factoren zoals naamsbekendheid verwaarloost. Voor bedrijven vormt deze onduidelijkheid een risico: een kleur die aan het ene criterium voldoet, kan aan het andere falen, waardoor merkhouders blootstaan aan schrapping.
De zaak onderstreept ook het gebrek aan uniformiteit tussen de federale circuitrechtbanken. Waar het Second en Third Circuit hebben geoordeeld dat het onderzoek naar generiekheid niet van toepassing is op productontwerp-handelskledij, blijft de aanpak van het Federal Circuit omstreden. Deze fragmentatie compliceert de merkenstrategie en vereist dat bedrijven hun weg vinden in een lappendeken van juridische normen.
Voor bedrijven zijn de implicaties duidelijk: merkbewaking moet rigoureus zijn. Een kleur die vandaag onderscheidend lijkt, kan morgen generiek worden, waardoor de juridische bescherming ervan wordt ondermijnd. Zoals de zaak-Medisafe illustreert, is de grens tussen een merk en een generieke term vaak onduidelijk, wat waakzaamheid vereist zowel bij registratie als bij lopende naleving.
De weigering van het Hooggerechtshof om in te grijpen laat de interpretatie van het Federal Circuit intact, maar het debat over kleurmerken vertoont geen tekenen van afname. Naarmate de juridische normen evolueren, moeten bedrijven een balans vinden tussen innovatie en de noodzaak om hun intellectuele-eigendomsrechten veilig te stellen en te behouden.