La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha recentemente respinto un appello presentato da Zuru Inc., stabilendo che le figurine di Terza Generazione dell'azienda rientravano in un'ingiunzione preliminare precedente contro la Minifigure di Lego. La sentenza sottolinea l'applicazione sfumata del diritto dei marchi, evidenziando la difficoltà di dimostrare la confusione tra i consumatori e la necessità di una vigilanza costante nei conflitti di proprietà intellettuale.
L'azione legale di Lego contro Zuru ha avuto origine nel 2019, con l'azienda che affermava che i giocattoli di Prima Generazione di Zuru violavano i suoi diritti d'autore e i suoi marchi. Un tribunale distrettuale del Connecticut ha emesso un'ingiunzione preliminare, vietando a Zuru di vendere figurine considerate sostanzialmente simili alla Minifigure o tali da fuorviare i consumatori. Questo ordine è stato successivamente confermato dalla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale.
I successivi lanci delle figurine di Seconda e Terza Generazione hanno portato a nuove controversie legali. Il tribunale distrettuale ha concluso che i design di Terza Generazione rientravano nell'ingiunzione, citando sia la somiglianza visiva sia il potenziale di fraintendimento da parte dei consumatori. Il Secondo Circuito ha inizialmente rinviato il caso, ordinando al tribunale distrettuale di applicare il "test dell'osservatore più attento" per valutare la somiglianza.
Questo test, che elimina gli elementi di design non tutelabili, richiede ai tribunali di concentrarsi sugli attributi fondamentali che definiscono un marchio. Il tribunale distrettuale ha evidenziato caratteristiche come la sporgenza del bottone sulla testa della Minifigure e le mani a forma di C come identificativi critici. L'analisi degli esperti ha confermato che il design di Lego era distintivo, mentre la valutazione di Zuru è stata considerata inadeguata.
Il Secondo Circuito ha confermato la determinazione del tribunale distrettuale secondo cui le figurine di Terza Generazione presentavano un rischio di confusione, citando fattori quali mercati sovrapposti, la forza del marchio Lego e il presunto intento di Zuru di eludere le protezioni. Il marchio di Lego, supportato da oltre 200 milioni di dollari in pubblicità e 120 milioni di figurine vendute, è stato ritenuto abbastanza robusto da giustificare tutele legali.
La corte ha inoltre osservato che la portata dell'ingiunzione già comprendeva i design di Terza Generazione, rendendo l'appello privo di oggetto. Respingendo il caso per mancanza di giurisdizione, il Secondo Circuito ha sottolineato l'importanza di un monitoraggio proattivo dei marchi. Le aziende devono assicurarsi che i loro prodotti non violino marchi esistenti, poiché anche modifiche minori al design possono portare a complicazioni legali.
Per le entità che gestiscono portafogli di marchi, questo caso illustra il valore di un rigoroso esame del design e di una vigilanza continua. La confondibilità va oltre le soglie legali, rappresentando un rischio tangibile che richiede attenzione strategica.
IP Defender offre un monitoraggio in tempo reale dei database nazionali dei marchi, identificando potenziali conflitti e violazioni in oltre 50 giurisdizioni, tra cui l'UE, gli Stati Uniti e l'Australia. La sua focalizzazione sulla sorveglianza persistente si allinea con la crescente necessità di proteggere la proprietà intellettuale in un mercato sempre più dinamico.