Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu Stanów Zjednoczonych niedawno oddalił apelację firmy Zuru Inc., stwierdzając, że figurki trzeciej generacji tej spółki podlegają wcześniejszemu zabezpieczeniu roszczeń wydanej przeciwko figurkom Minifigure firmy Lego. Orzeczenie to podkreśla niuansowe stosowanie prawa znaków towarowych, zwracając uwagę na trudności w wykazaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów w błąd oraz na konieczność stałego nadzoru w sporach dotyczących własności intelektualnej.
Działania prawne firmy Lego przeciwko Zuru rozpoczęły się w 2019 roku, gdy spółka ta stwierdziła, że zabawki pierwszej generacji firmy Zuru naruszają jej prawa autorskie i znaki towarowe. Sąd okręgowy w Connecticut wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń, zakazujące firmie Zuru sprzedaży figurek uznanych za istotnie podobne do figurek Minifigure lub mogących wprowadzić konsumentów w błąd. Nakaz ten został później potwierdzony przez Sąd Apelacyjny ds. Obwodu Federalnego Stanów Zjednoczonych.
Kolejne wydania figurek drugiej i trzeciej generacji doprowadziły do wznowienia postępowania sądowego. Sąd okręgowy orzekł, że projekty trzeciej generacji mieszczą się w zakresie zabezpieczenia roszczeń, powołując się zarówno na podobieństwo wizualne, jak i potencjał wprowadzenia konsumentów w błąd. Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu początkowo odesłał sprawę z powrotem, nakazując sądowi okręgowemu zastosowanie „testu bardziej wnikliwego obserwatora" w celu oceny podobieństwa.
Test ten, który eliminuje elementy projektu niepodlegające ochronie, wymaga od sądów skupienia się na kluczowych cechach definiujących znak towarowy. Sąd okręgowy wskazał takie cechy, jak wystający kolec na głowie figurki Minifigure oraz ręce w kształcie litery „C", jako krytyczne identyfikatory. Analiza ekspercka potwierdziła, że projekt firmy Lego ma charakter odróżniający, podczas gdy ocena dokonana przez firmę Zuru została uznana za niewystarczającą.
Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu podtrzymał ustalenia sądu okręgowego, że figurki trzeciej generacji stwarzają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, powołując się na czynniki takie jak nakładające się rynki, siła marki Lego oraz domniemany zamiar firmy Zuru obejścia obowiązujących zabezpieczeń. Znak towarowy firmy Lego, wspierany wydatkami na reklamę przekraczającymi 200 milionów dolarów oraz sprzedażą 120 milionów figurek, został uznany za wystarczająco silny, aby zasługiwać na ochronę prawną.
Sąd zauważył również, że zakres zabezpieczenia roszczeń obejmował już projekty trzeciej generacji, co czyniło apelację bezprzedmiotową. Oddalając sprawę z powodu braku jurysdykcji, Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu podkreślił wagę proaktywnego monitorowania znaków towarowych. Przedsiębiorstwa muszą upewniać się, że ich produkty nie naruszają istniejących znaków towarowych, ponieważ nawet drobne zmiany w projekcie mogą prowadzić do komplikacji prawnych.
Dla podmiotów zarządzających portfelami znaków towarowych sprawa ta ilustruje wartość rygorystycznej analizy projektu i ciągłego nadzoru. Ryzyko wprowadzenia w błąd wykracza poza progi prawne, stanowiąc namacalne zagrożenie, które wymaga strategicznego podejścia.
IP Defender oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym krajowych baz danych znaków towarowych, identyfikując potencjalne konflikty i naruszenia w ponad 50 jurysdykcjach, w tym w UE, USA i Australii. Jego nacisk na ciągły nadzór odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na ochronę własności intelektualnej na coraz bardziej dynamicznym rynku.