Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Federale Circuit (CAFC) heeft recentelijk een beslissing van de Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) bekrachtigd waarin de prioriteitsclaim van Uninterrupted IP, LLC (UNIP) op de merkregistratie "I AM MORE THAN AN ATHLETE" van Game Plan, Inc. werd erkend. De uitspraak onderstreept het delicate evenwicht tussen rechten op grond van gewoonterecht en geregistreerde merken, en benadrukt de noodzaak voor bedrijven om zorgvuldige documentatie van hun merkkeuring bij te houden.
Game Plan, een non-profitorganisatie die kansarme student-atleten ondersteunt, registreerde het merk in 2018 voor fondsenwerving voor goede doelen. UNIP, een platform waarop atleten persoonlijke verhalen kunnen delen, probeerde in hetzelfde jaar vergelijkbare merken te registreren en beriep zich daarbij op rechten op grond van gewoonterecht die voortvloeiden uit een overeenkomst tot overdracht van activa met DeAndra Alex en haar bedrijf, More Than an Athlete, Inc. Het geschil draaide om de vraag of de bestaande rechten van UNIP, die vóór de registratie door Game Plan waren gevestigd, haar een juridisch voordeel in de markt verschaften.
De TTAB wees het verzet van Game Plan aanvankelijk af en merkte op dat rechten op grond van gewoonterecht alleen geen merkaanspraak kunnen onderbouwen zonder gedocumenteerd bewijs van gebruik of een erkenning van eerdere activiteiten. Dit principe onderstreept de noodzaak voor bedrijven om niet alleen merkregistraties veilig te stellen, maar ook archieven over het gebruik van hun merk te bewaren om zich te verweren tegen mogelijke betwistingen.
Het CAFC handhaafde de beslissing van de TTAB en verwierp het argument van Game Plan dat de overdracht van activa in 2019 van het bedrijf van Alex aan UNIP een ongeldige "assignment in gross" (overdracht zonder goodwill) zou zijn. De rechtbank verduidelijkte dat de overdracht tastbare activa omvatte, waaronder de goodwill die aan het merk verbonden was, en geen brede verkoop van het bedrijf betrof. Deze uitspraak bevestigt dat rechten op grond van gewoonterecht kunnen worden overgedragen indien deze expliciet aan specifieke merken zijn gekoppeld en naar behoren zijn gedocumenteerd.
Game Plan voerde ook aan dat de overdracht in 2019, die plaatsvond nadat het verzet was ingediend, in strijd was met procedurele richtlijnen. Het CAFC merkte echter op dat de prioriteitsbepaling van de TTAB gebaseerd was op het eigendom van UNIP van reeds bestaande rechten, en niet op haar aanvragen voor intentie tot gebruik. Dit onderscheid is cruciaal: rechten op grond van gewoonterecht kunnen, mits vastgesteld en gedocumenteerd, voorrang hebben op geregistreerde merken, zelfs als laatstgenoemden eerder zijn ingediend.
De zaak illustreert de risico's van het veronachtzamen van merktoezicht. Bedrijven moeten potentiële conflicten actief evalueren en ervoor zorgen dat hun rechten juridisch beschermd zijn. Hoewel registratie juridische grondslag biedt, kunnen rechten op grond van gewoonterecht – vaak over het hoofd gezien – even krachtig zijn als ze worden gehandhaafd door consequent gebruik en documentatie.
Voor bedrijven die zich door het merkenrecht navigeren, is de les duidelijk: een robuuste strategie vereist zowel registratie als bewijs van gebruik. Verwarbaarheid tussen merken blijft een centraal vraagstuk, waarbij de bewijslast rust bij de partij die prioriteit claimt. In een steeds competitievere markt is inzicht in deze nuances essentieel om kostbare juridische geschillen te voorkomen.
De beslissing benadrukt ook het belang van duidelijke contractuele overeenkomsten bij de overdracht van intellectueel eigendom. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat overdrachten van merken of gerelateerde activa specifiek worden gedocumenteerd om geschillen over eigendom en prioriteit te voorkomen.
Uiteindelijk dient deze zaak als herinnering dat merkenrecht net zozeer gaat over documentatie en strategie als over juridische precedenten. Voor bedrijven houdt de weg naar bescherming van hun merk niet alleen het verkrijgen van registraties in, maar ook het aantonen van een consistente geschiedenis van gebruik en rechten. In een dynamische markt kunnen deze stappen het verschil bepalen tussen juridisch succes en aanzienlijk financieel risico.
IP Defender bestaat omdat merkeigenaren hun intellectuele eigendom moeten beschermen tegen inbreuk en conflicten, en moeten kunnen bewijzen dat zij goed voor hun merken hebben gezorgd ingeval van geschillen. Diensten zoals IP Defender kunnen bedrijven helpen hun merken te beschermen door nationale merkenregisters te monitoren op conflicten en inbreuken. IP Defender monitort meer dan 50 landen, waaronder de hele EU, de VS, Australië en vele andere, zodat merken potentiële bedreigingen steeds een stap voor blijven.