Апелляционный суд США по федеральному округу недавно отменил решение Совета по рассмотрению торговых марок и апелляциям (TTAB), который отказал в регистрации товарного знака KAHWA, запрошенного компанией Bayou Grande Coffee Roasting Co. для использования в кафе и кофейнях. Суд постановил, что доктрина иностранных эквивалентов — используемая для оценки того, является ли иностранный знак родовым или описательным на английском языке — неприменима, поскольку KAHWA обладает самостоятельным и устоявшимся значением в английском языке.
Bayou подала заявку на регистрацию товарного знака KAHWA в 2021 году, утверждая его использование с 2008 года. Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) отклонило знак, аргументируя это тем, что он является родовым или описательным согласно доктрине иностранных эквивалентов. Агентство сослалось на значение слова KAHWA как «кофе» на арабском языке. Bayou возразила, указав, что этот термин обозначает конкретный вид кашмирского зеленого чая — продукта, который обычно не продается в американских кафе и кофейнях.
Изначально USPTO подтвердило отказ, а Апелляционный совет по товарным знакам поддержал это решение, сделав акцент на интерпретации термина как кашмирского зеленого чая. Однако Федеральный циркулярный суд отменил данное постановление, заключив, что у Совета недостаточно доказательств для подтверждения его выводов.
Суд подчеркнул, что опора Совета на значение «кашмирский зеленый чай» была ошибочной. Было отмечено, что ни одно кафе или кофейня в США не продает kahwa, что делает утверждение о родовом характере знака необоснованным. Суд также отверг утверждение Совета о том, что KAHWA является лишь описательным термином, указав, что это слово по своей сути не описывает продукт или характеристику услуг кафе.
Ключевым вопросом стало применение доктрины иностранных эквивалентов. Согласно этой доктрине, иностранный знак может быть оценен на предмет родового или описательного характера путем перевода на английский язык. Однако суд постановил, что в данном случае перевод не требуется, поскольку KAHWA уже имеет устоявшееся значение в английском языке — кашмирский зеленый чай. Это значение сделало арабский перевод не имеющим отношения к делу, тем самым аннулировав аргументацию, основанную на доктрине иностранных эквивалентов.
Данное дело подчеркивает важность бдительности в вопросах товарных знаков и понимания альтернативных значений марки. Для бизнеса это решение служит напоминанием о том, что описательный или родовой характер знака зависит от его фактического использования и восприятия на рынке, а не исключительно от иностранных языковых эквивалентов.
Компании, стремящиеся к защите товарного знака, должны убедиться, что их знаки не являются родовыми или описательными на целевом рынке. Это включает проверку того, не описывает ли знак непреднамеренно продукт, услугу или характеристику, обычно ассоциируемую с данной отраслью.
Решение суда подтверждает необходимость предоставления четких доказательств в спорах о товарных знаках. Суды будут тщательно изучать, является ли значение знака широко признанным или лишь предположительным. Бизнесу следует документировать способы использования и восприятия своих знаков для укрепления своих позиций в таких делах.
Вероятность смешения товарных знаков остается центральной проблемой для компаний. Хотя дело KAHWA фокусировалось на описательности, аналогичные принципы применимы и к вероятности возникновения путаницы. Знаки, напоминающие существующие товарные знаки или создающие вводящие в заблуждение ассоциации, могут быть отклонены.
Для минимизации рисков компаниям следует проводить тщательный поиск товарных знаков и рассматривать возможность регистрации знаков в соответствующих классах. Проактивный мониторинг потенциальных конфликтов может предотвратить дорогостоящие судебные разбирательства и защитить целостность бренда.
Сервис IP Defender осуществляет мониторинг национальных баз данных товарных знаков на предмет конфликтов и нарушений, помогая бизнесу выявлять и устранять потенциальные проблемы до их эскалации. Отслеживая ситуацию более чем в 50 странах, включая ЕС, США и Австралию, IP Defender обеспечивает комплексную защиту от недобросовестных или способных вызвать путаницу регистраций.
Этот случай служит напоминанием о том, что законодательство о товарных знаках носит нюансированный характер и требует баланса между защитой интеллектуальной собственности и обеспечением справедливой конкуренции. Для бизнеса ясность, наличие доказательств и стратегическое планирование являются незаменимыми элементами при навигации в этих сложных вопросах.