In 2019 diende een in New Jersey gevestigd entertainmentbedrijf een merkaanvraag in bij het U.S. Patent and Trademark Office voor een reeks diensten, waaronder muziekproductie, opnames van optredens en entertainmentgerelateerde aanbiedingen. Het merk bevatte het woord "Cognac", wat zorgen baarde bij Franse producenten met dezelfde naam.
Het Bureau National Interprofessionnel du Cognac, een Franse organisatie die producenten van Cognac-brandy vertegenwoordigt, vocht de aanvraag aan. BNIC beweerde dat "Cognac" een geografische aanduiding is, die producten uit een specifieke regio in Frankrijk aanduidt. Het gebruik ervan in een merk voor niet-gerelateerde diensten zou consumenten kunnen misleiden over de oorsprong van de goederen of diensten.
In 2022 oordeelde de Trademark Trial and Appeal Board in het voordeel van BNIC. De board stelde vast dat BNIC exclusieve rechten op het certificeringsmerk "Cognac" had en dat het gebruik van "Cognac" in het merk van het entertainmentbedrijf consumenten zou kunnen verwarren. De board merkte echter ook op dat het entertainmentmerk onderscheidend genoeg was om verwarring te voorkomen, voornamelijk omdat "Cologne & Cognac" een dominant deel van het merk vormde.
BNIC leverde historische en culturele context, benadrukkend dat "Cognac" al lang geassocieerd wordt met muziek, vooral in de hip-hopgemeenschap. Artiesten zoals Snoop Dogg en 50 Cent hebben samengewerkt met Cognac-merken, wat de connectie tussen het product en de muziekindustrie versterkt.
Desondanks verwierp de board de waarschijnlijkheid van verwarring onder Sectie 2(d) van de Trademark Act, met het argument dat de merknaam in het entertainmentmerk de perceptie van de consument zou domineren. De board verwierp ook een verdunningsclaim, onder verwijzing naar een onjuiste procedurele onderbouwing.
Een minderheidsstandpunt van Rechter Wolfson daagde de redenering van de board uit, wijzend op de sterke overlap tussen de muziek- en Cognac-industrie. Hij betoogde dat de board nagelaten had de waarschijnlijkheid van verwarring goed te beoordelen vanwege gedeelde doelgroepen en marktkanalen.
BNIC ging in beroep tegen de beslissing bij het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Tijdens de mondelinge behandeling gaf het rechterlijk panel aan dat de beslissing van de board waarschijnlijk zou worden teruggedraaid. De rechters bekritiseerden de board omdat deze nagelaten had de faam van het certificeringsmerk "Cognac" goed te evalueren en aannames deed over de perceptie van consumenten.
Rechter Clevenger merkte op dat de board ten onrechte aannam dat de aanwezigheid van "Cognac" in het entertainmentmerk automatisch zou leiden tot een vermoeden van dominantie door de merknaam. Rechter Hughes wees erop dat de board geen adequaat onderscheid maakte tussen de faam van het "Cognac"-merk en de merknaam zelf.
De zaak licht de complexiteit van merkenrecht toe, vooral in gevallen die geografische aanduidingen en het risico op consumentenverwarring betreffen. Het onderstreept ook het belang van merkenmonitoring, vooral voor bedrijven die namen gebruiken die historische of culturele betekenis kunnen hebben in andere industrieën. Dit geschil illustreert ook zorgen rondom UDRP-zaken wanneer merken overlappen. Inzicht in Cybersquatting is ook essentieel in het digitale landschap van vandaag.