Nel 2019, una società di intrattenimento con sede nel New Jersey ha presentato una domanda di marchio all'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti per una serie di servizi, inclusa la produzione musicale, registrazioni di esibizioni e offerte legate all'intrattenimento. Il marchio incorporava la parola "Cognac", cosa che ha suscitato preoccupazioni tra i produttori francesi dello stesso nome.
Il Bureau National Interprofessionnel du Cognac, un'organizzazione francese che rappresenta i produttori di brandy Cognac, ha contestato la domanda. Il BNIC ha affermato che "Cognac" è un'indicazione geografica, che denota prodotti provenienti da una specifica regione della Francia. Il suo uso in un marchio per servizi non correlati potrebbe fuorviare i consumatori riguardo all'origine dei beni o servizi.
Nel 2022, la Commissione per i Ricorsi in Materia di Marchi ha stabilito a favore del BNIC. La commissione ha determinato che il BNIC deteneva i diritti esclusivi sul marchio di certificazione "Cognac" e che l'uso di "Cognac" nel marchio della società di intrattenimento poteva confondere i consumatori. Tuttavia, la commissione ha anche notato che il marchio di intrattenimento era abbastanza distinto da evitare confusione, principalmente perché "Cologne & Cognac" costituiva una parte dominante del marchio.
Il BNIC ha fornito un contesto storico e culturale, sottolineando che "Cognac" è stato a lungo associato alla musica, specialmente nella comunità hip-hop. Artisti come Snoop Dogg e 50 Cent hanno collaborato con marchi di Cognac, rafforzando il collegamento tra il prodotto e l'industria musicale.
Nonostante ciò, la commissione ha respinto la probabilità di confusione ai sensi della Sezione 2(d) del Legge sui Marchi, sostenendo che il nome del marchio nel marchio di intrattenimento avrebbe dominato la percezione dei consumatori. La commissione ha anche respinto una richiesta di diluizione, citando un'istanza impropria.
Un parere dissenziente del Giudice Wolfson ha contestato il ragionamento della commissione, evidenziando la forte sovrapposizione tra le industrie della musica e del Cognac. Ha sostenuto che la commissione non ha valutato correttamente la probabilità di confusione dovuta alla condivisione di pubblico e canali di mercato.
Il BNIC ha fatto appello della decisione presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale. Durante le argomentazioni orali, il panel della corte ha segnalato che la decisione della commissione sarebbe probabilmente stata annullata. I giudici hanno criticato la commissione per non aver valutato correttamente la notorietà del marchio di certificazione "Cognac" e per aver fatto supposizioni sulla percezione dei consumatori.
Il Giudice Clevenger ha notato che la commissione ha erroneamente presupposto che la presenza di "Cognac" nel marchio di intrattenimento avrebbe automaticamente portato a una presunzione di dominanza da parte del nome del marchio. Il Giudice Hughes ha sottolineato che la commissione non ha distinto adeguatamente tra la notorietà del marchio "Cognac" e il nome del marchio stesso.
Il caso evidenzia le complessità del diritto dei marchi, in particolare nei casi che coinvolgono indicazioni geografiche e il rischio di confusione dei consumatori. Sottolinea inoltre l'importanza del monitoraggio dei marchi, specialmente per le aziende che utilizzano nomi che potrebbero avere un significato storico o culturale in altre industrie. Questa controversia esemplifica anche le preoccupazioni intorno ai casi UDRP quando i marchi si sovrappongono. Comprendere il Cybersquatting è inoltre essenziale nel panorama digitale odierno.