Vuonna 2019 newjerseyläinen viihdeyritys jätti Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastolle tavaramerkkihakemuksen, joka kattoi erilaisia palveluita, kuten musiikkituotannon, esitysten tallentamisen ja viihteeseen liittyviä tarjoomia. Tavaramerkki sisälsi sanan "Cognac", mikä herätti huolta ranskalaisten samannimisten tuottajien keskuudessa.
Bureau National Interprofessional du Cognac, ranskalainen cognac-brandytuottajia edustava järjestö, riitautti hakemuksen. BNIC väitti, että "Cognac" on maantieteellinen merkintä, joka viittaa tuotteisiin, jotka ovat peräisin tietyltä alueelta Ranskasta. Sen käyttö tavaramerkissä muille kuin siihen liittyville palveluille voisi johtaa kuluttajia harhaan tavaroiden tai palveluiden alkuperän suhteen.
Vuonna 2022 tavaramerkkien valituslautakunta (Trademark Trial and Appeal Board) antoi ratkaisunsa BNIC:n hyväksi. Lautakunta totesi, että BNIC:llä on yksinoikeus "Cognac"-sertifiointimerkkiin ja että sanan "Cognac" käyttö viihdeyrityksen tavaramerkissä voisi sekoittaa kuluttajia. Lautakunta kuitenkin huomautti myös, että viihdealan tavaramerkki oli riittävän erottuva sekaannusten välttämiseksi, pääasiassa siksi, että "Cologne & Cognac" muodosti tavaramerkin hallitsevan osan.
BNIC toimitti historiallista ja kulttuurista kontekstia korostaen, että "Cognac" on jo pitkään ollut yhdistetty musiikkiin, erityisesti hip-hop-yhteisössä. Artistit kuten Snoop Dogg ja 50 Cent ovat tehneet yhteistyötä cognac-merkkien kanssa, vahvistaen näin tuotteen ja musiikkiteollisuuden välistä yhteyttä.
Tästä huolimatta lautakunta hylkäsi sekaannusvaaran väitteen tavaramerkkilain 2(d)-pykälän nojalla vedoten siihen, että viihdetavaramerkin tuotenimi hallitsisi kuluttajien mielikuvaa. Lautakunta hylkäsi myös laimentamisväitteen vedoten virheelliseen kannekirjelmään.
Tuomari Wolfsonin eriävä mielipide haastoi lautakunnan päättelyn korostaen musiikki- ja cognac-teollisuuksien vahvaa päällekkäisyyttä. Hän argumentoi, että lautakunta epäonnistui arvioimaan asianmukaisesti sekaannusvaaraa, joka johtui yhteisistä kohderyhmistä ja markkinakanavista.
BNIC valitti päätöksestä Yhdysvaltain liittovaltion piirituomioistuimeen (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit). Suullisten käsittelyjen aikana tuomioistuinpaneeli antoi ymmärtää, että lautakunnan päätös todennäköisesti kumottaisiin. Tuomarit arvostelivat lautakuntaa siitä, ettei se ollut arvioinut asianmukaisesti "Cognac"-sertifiointimerkin tunnettuutta ja että se oli tehnyt olettamuksia kuluttajien mielikuvista.
Tuomari Clevenger huomautti, että lautakunta oletti virheellisesti, että sanan "Cognac" esiintyminen viihdetavaramerkissä johtaisi automaattisesti olettamukseen tuotenimen hallitsevuudesta. Tuomari Hughes puolestaan osoitti, että lautakunta ei erottanut riittävästi "Cognac"-merkin tunnettuutta ja itse tuotenimeä toisistaan.
Tapaus korostaa tavaramerkkilain monimutkaisuutta, erityisesti tapauksissa, jotka koskevat maantieteellisiä merkintöjä ja kuluttajien sekaannusvaaraa. Se myös alleviivaa tavaramerkkien seurannan tärkeyttä, erityisesti yrityksille, jotka käyttävät nimiä, joilla voi olla historiallista tai kulttuurista merkitystä muilla toimialoilla. Tämä riita havainnollistaa myös huolenaiheita, jotka liittyvät UDRP-tapauksiin, kun brändit ovat päällekkäisiä. Kyberlunnastuksen ymmärtäminen on myös olennaista nykypäivän digitaalisessa ympäristössä.