I 2019 indsendte et underholdningsselskab baseret i New Jersey en ansøgning om varemærke til det amerikanske patent- og varemærkekontor for en række ydelser, herunder musikproduktion, optagelser af optrædener og underholdningsrelaterede tilbud. Varemærket indeholdt ordet "Cognac", hvilket vakte bekymring blandt franske producenter af samme navn.
Bureau National Interprofessionnel du Cognac, en fransk organisation, der repræsenterer producenter af cognac-brandy, anfægtede ansøgningen. BNIC hævdede, at "Cognac" er en geografisk betegnelse, der henviser til produkter fra en bestemt region i Frankrig. Anvendelsen heraf i et varemærke for ikke-relaterede ydelser kunne vildlede forbrugerne med hensyn til varernes eller ydelsernes oprindelse.
I 2022 afgjorde Klagenævnet for Varemærker (Trademark Trial and Appeal Board) sagen til fordel for BNIC. Nævnet fastslog, at BNIC besad eksklusive rettigheder til certificeringsmærket "Cognac", og at brugen af "Cognac" i underholdningsselskabets varemærke kunne forvirre forbrugerne. Nævnet bemærkede dog også, at underholdningsmærket var tilstrækkeligt særpræget til at undgå forveksling, primært fordi "Cologne & Cognac" udgjorde en dominerende del af mærket.
BNIC leverede historisk og kulturel kontekst og understregede, at "Cognac" længe har været forbundet med musik, især i hip-hop-miljøet. Kunstnere som Snoop Dogg og 50 Cent har samarbejdet med cognac-mærker, hvilket har styrket forbindelsen mellem produktet og musikbranchen.
På trods heraf afviste nævnet sandsynligheden for forveksling i henhold til afsnit 2(d) i varemærkeloven med den begrundelse, at varemærkenavnet i underholdningsmærket ville dominere forbrugernes opfattelse. Nævnet afviste også et krav om udvanding (dilution) under henvisning til mangelfuld påstandsførelse.
En dissenterende udtalelse fra dommer Wolfson udfordrede nævnets ræsonnement og fremhævede det stærke overlap mellem musik- og cognac-industrien. Han argumenterede for, at nævnet ikke havde vurderet sandsynligheden for forveksling korrekt på grund af fælles målgrupper og markedskanaler.
BNIC appellerede afgørelsen til den amerikanske ankedomstol for føderale sager (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit). Under de mundtlige procedurer signalerede dommerpanelet, at nævnets afgørelse sandsynligvis ville blive omstødt. Dommerne kritiserede nævnet for ikke korrekt at have vurderet berømmelsen af certificeringsmærket "Cognac" og for at gøre antagelser om forbrugernes opfattelse.
Dommer Clevenger bemærkede, at nævnet fejlagtigt antog, at tilstedeværelsen af "Cognac" i underholdningsmærket automatisk ville føre til en formodning om, at varemærkenavnet var dominerende. Dommer Hughes påpegede, at nævnet ikke i tilstrækkelig grad skelnede mellem berømmelsen af "Cognac"-mærket og selve varemærkenavnet.
Sagen fremhæver kompleksiteten i varemærkeloven, især i sager, der involverer geografiske betegnelser og risikoen for forveksling hos forbrugerne. Den understreger også vigtigheden af overvågning af varemærker, især for virksomheder, der anvender navne, som kan have historisk eller kulturel betydning i andre brancher. Denne tvist eksemplificerer også bekymringer i forbindelse med UDRP-sager, når varemærker overlapper hinanden. Det er også essentielt at forstå cybersquatting i dagens digitale landskab.