År 2019 lämnade ett underhållningsföretag baserat i New Jersey in en varumärkesansökan till det amerikanska patent- och varumärkesverket (USPTO) för en rad tjänster, inklusive musikproduktion, inspelningar av framträdanden och erbjudanden relaterade till underhållning. Varumärket innehöll ordet "Cognac", vilket väckte oro bland franska producenter med samma namn.
Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), en fransk organisation som företräder producenter av cognac, bestridde ansökan. BNIC hävdade att "Cognac" är en geografisk beteckning som anger produkter från en specifik region i Frankrike. Användningen av termen i ett varumärke för icke-relaterade tjänster skulle kunna vilseleda konsumenter gällande ursprunget för varorna eller tjänsterna.
År 2022 avgjorde varumärkesdomstolen (Trademark Trial and Appeal Board) målet till förmån för BNIC. Domstolen fastslog att BNIC innehar exklusiva rättigheter till certifieringsmärket "Cognac" och att användningen av "Cognac" i underhållningsföretagets varumärke skulle kunna förvirra konsumenterna. Domstolen noterade dock också att underhållningsvarumärket var tillräckligt särskiljande för att undvika förväxling, främst eftersom "Cologne & Cognac" utgjorde en dominerande del av varumärket.
BNIC tillhandahöll historisk och kulturell kontext och betonade att "Cognac" länge har varit förknippat med musik, särskilt inom hiphop-communityt. Artister som Snoop Dogg och 50 Cent har samarbetat med cognac-varumärken, vilket har förstärkt kopplingen mellan produkten och musikindustrin.
Trots detta avslog domstolen påståendet om risk för förväxling enligt avsnitt 2(d) i varumärkeslagen, med argumentet att varumärkesnamnet i underhållningsvarumärket skulle dominera konsumenternas uppfattning. Domstolen avslog även ett påstående om utspädning med hänvisning till bristfällig stämningsansökan.
En skiljaktig mening från domare Wolfson utmanade domstolens resonemang och lyfte fram den starka överlappningen mellan musik- och cognac-industrin. Han menade att domstolen underlåtit att korrekt bedöma risken för förväxling på grund av delade målgrupper och marknadsföringskanaler.
BNIC överklagade beslutet till den amerikanska appellationsdomstolen för federala kretsar (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit). Under de muntliga förhandlingarna signalerade domstolspanelen att domstolens beslut sannolikt skulle upphävas. Domarna kritiserade domstolen för att inte ha utvärderat kännedomen om certifieringsmärket "Cognac" på ett korrekt sätt och för att ha gjort antaganden om konsumenternas uppfattning.
Domare Clevenger noterade att domstolen felaktigt antog att förekomsten av "Cognac" i underhållningsvarumärket automatiskt skulle leda till en presumtion om att varumärkesnamnet var dominerande. Domare Hughes påpekade att domstolen inte tillräckligt tydligt skilde mellan kännedomen om "Cognac"-märket och varumärkesnamnet i sig.
Fallet belyser komplexiteten i varumärkeslagstiftningen, särskilt i fall som involverar geografiska beteckningar och risken för konsumentförväxling. Det understryker också vikten av varumärkesövervakning, särskilt för företag som använder namn som kan ha historisk eller kulturell betydelse i andra branscher. Denna tvist exemplifierar också bekymmer kring UDRP-fall när varumärken överlappar. Att förstå cybersquatting är också avgörande i dagens digitala landskap.