I 2019 sendte et underholdningsselskap basert i New Jersey inn en varemerkesøknad til det amerikanske patent- og varemerkekontoret for en rekke tjenester, inkludert musikkproduksjon, innspillinger av opptredener og underholdningsrelaterte tilbud. Varemerket inkluderte ordet "Cognac", noe som vekkte bekymring blant franske produsenter med samme navn.
Bureau National Interprofessionnel du Cognac, en fransk organisasjon som representerer produsenter av cognac, bestridte søknaden. BNIC hevdet at "Cognac" er en geografisk betegnelse, som angir produkter fra en spesifikk region i Frankrike. Bruken av dette i et varemerke for ubeslektede tjenester kunne villede forbrukere med hensyn til opprinnelsen til varene eller tjenestene.
I 2022 avgjorde Varemerkeklagenemnden saken til fordel for BNIC. Nemnden fastslo at BNIC hadde eksklusive rettigheter til sertifiseringsmerket "Cognac", og at bruken av "Cognac" i underholdningsselskapets varemerke kunne forvirre forbrukerne. Nemnden merket seg imidlertid også at underholdningsvaremerket var distinkt nok til å unngå forvirring, primært fordi "Cologne & Cognac" utgjorde en dominerende del av varemerket.
BNIC ga historisk og kulturell kontekst, og understreket at "Cognac" lenge har vært assosiert med musikk, spesielt i hip-hop-miljøet. Artister som Snoop Dogg og 50 Cent har samarbeidet med cognac-merker, noe som styrker forbindelsen mellom produktet og musikkbransjen.
Til tross for dette avviste nemnden sannsynligheten for forvirring etter paragraf 2(d) i varemerkeloven, med den begrunnelse at merkenavnet i underholdningsvaremerket ville dominere forbrukernes oppfatning. Nemnden avviste også et krav om utvanning, med henvisning til mangelfull utforming av påstanden.
En dissenterende uttalelse fra dommer Wolfson utfordret nemndens resonnement, og fremhevet det sterke overlappet mellom musikk- og cognac-bransjen. Han hevdet at nemnden unlot å vurdere sannsynligheten for forvirring på riktig måte grunnet delt publikum og markedskanaler.
BNIC anket avgjørelsen til den amerikanske ankedomstolen for Federal Circuit. Under muntlige argumenter signaliserte dommerpanelet at nemndens avgjørelse sannsynligvis ville bli omstøtt. Dommerne kritiserte nemnden for å unlate å vurdere berømmelsen til sertifiseringsmerket "Cognac" på riktig måte og for å gjøre antakelser om forbrukeroppfatning.
Dommer Clevenger bemerket at nemnden feilaktig antok at tilstedeværelsen av "Cognac" i underholdningsvaremerket automatisk ville føre til en formodning om dominans av merkenavnet. Dommer Hughes påpekte at nemnden ikke tilstrekkelig skilte mellom berømmelsen til "Cognac"-merket og selve merkenavnet.
Saken fremhever kompleksiteten i varemerkelovgivning, spesielt i saker som involverer geografiske betegnelser og risikoen for forbrukerforvirring. Den understreker også viktigheten av overvåking av varemerker, spesielt for bedrifter som bruker navn som kan ha historisk eller kulturell betydning i andre bransjer. Denne tvisten eksemplifiserer også bekymringer rundt UDRP-saker når merkevarer overlapper. Å forstå cybersquatting er også essensielt i dagens digitale landskap.