Im Jahr 2019 reichte ein Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in New Jersey beim US-Patent- und Markenamt eine Markenanmeldung für eine Reihe von Dienstleistungen ein, darunter Musikproduktion, Aufnahmen von Aufführungen und unterhaltungsbezogene Angebote. Die Marke enthielt das Wort „Cognac", was bei französischen Herstellern desselben Namens Bedenken auslöste.
Das Bureau National Interprofessionnel du Cognac, eine französische Organisation, die Cognac-Brandy-Hersteller vertritt, legte Widerspruch gegen die Anmeldung ein. Das BNIC führte an, dass „Cognac" eine geografische Angabe ist, die Produkte aus einer bestimmten Region in Frankreich kennzeichnet. Ihre Verwendung in einer Marke für nicht verwandte Dienstleistungen könnte Verbraucher hinsichtlich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irreführen.
Im Jahr 2022 entschied das Trademark Trial and Appeal Board zugunsten des BNIC. Das Gremium stellte fest, dass das BNIC ausschließliche Rechte an der Zertifizierungsmarke „Cognac" innehatte und dass die Verwendung von „Cognac" in der Marke des Unterhaltungsunternehmens Verbraucher verwirren könnte. Allerdings merkte das Gremium auch an, dass die Unterhaltungsmarke unterscheidungskräftig genug sei, um Verwechslungen zu vermeiden, hauptsächlich weil „Cologne & Cognac" einen dominierenden Teil der Marke bildete.
Das BNIC lieferte historischen und kulturellen Kontext und betonte, dass „Cognac" schon lange mit Musik assoziiert wird, insbesondere in der Hip-Hop-Community. Künstler wie Snoop Dogg und 50 Cent haben mit Cognac-Marken zusammengearbeitet und die Verbindung zwischen dem Produkt und der Musikindustrie verstärkt.
Trotzdem wies das Gremium die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung gemäß Section 2(d) des Trademark Act zurück und argumentierte, dass der Markenname in der Unterhaltungsmarke die Verbraucherwahrnehmung dominieren würde. Das Gremium wies auch einen Verwässerungsanspruch zurück und verwies auf eine unsachgemäße Klagebegründung.
Eine abweichende Meinung von Richter Wolfson stellte die Begründung des Gremiums in Frage und hob die starke Überschneidung zwischen der Musik- und Cognac-Industrie hervor. Er argumentierte, dass das Gremium versäumt habe, die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung aufgrund gemeinsamer Zielgruppen und Vertriebskanäle ordnungsgemäß zu bewerten.
Das BNIC legte Berufung gegen die Entscheidung beim U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ein. Während der mündlichen Verhandlungen deutete das Richtergremium an, dass die Entscheidung des Gremiums wahrscheinlich aufgehoben werden würde. Die Richter kritisierten das Gremium dafür, dass es die Bekanntheit der Zertifizierungsmarke „Cognac" nicht ordnungsgemäß bewertet und Annahmen über die Verbraucherwahrnehmung getroffen habe.
Richter Clevenger merkte an, dass das Gremium fälschlicherweise annahm, dass das Vorhandensein von „Cognac" in der Unterhaltungsmarke automatisch zu einer Vermutung der Dominanz des Markennamens führen würde. Richter Hughes wies darauf hin, dass das Gremium nicht ausreichend zwischen der Bekanntheit der Marke „Cognac" und dem Markennamen selbst unterschieden habe.
Der Fall unterstreicht die Komplexität des Markenrechts, insbesondere in Fällen, die geografische Angaben und das Risiko einer Verbraucherverwechslung betreffen. Er hebt auch die Bedeutung von Markenüberwachung hervor, insbesondere für Unternehmen, die Namen verwenden, die in anderen Branchen historische oder kulturelle Bedeutung haben könnten. Dieser Streitfall veranschaulicht auch Bedenken bezüglich UDRP-Verfahren, wenn Marken sich überschneiden. Cybersquatting verstehen ist in der heutigen digitalen Landschaft ebenfalls unerlässlich.