Em 2019, uma empresa de entretenimento sediada em Nova Jersey apresentou um pedido de registro de marca ao Escritório de Patentes e Marcas dos EUA para uma série de serviços, incluindo produção musical, gravações de apresentações e ofertas relacionadas ao entretenimento. A marca incorporava a palavra "Cognac", o que gerou preocupações entre os produtores franceses do mesmo nome.
O Bureau National Interprofessionnel du Cognac, uma organização francesa que representa os produtores de conhaque Cognac, contestou o pedido. O BNIC afirmou que "Cognac" é uma indicação geográfica, designando produtos originários de uma região específica da França. Seu uso em uma marca registrada para serviços não relacionados poderia induzir os consumidores ao erro quanto à origem dos produtos ou serviços.
Em 2022, o Conselho de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB) decidiu a favor do BNIC. O conselho determinou que o BNIC detinha direitos exclusivos sobre a marca de certificação "Cognac" e que o uso de "Cognac" na marca da empresa de entretenimento poderia confundir os consumidores. No entanto, o conselho também observou que a marca de entretenimento era distinta o suficiente para evitar confusão, principalmente porque "Cologne & Cognac" constituía a parte dominante da marca.
O BNIC forneceu contexto histórico e cultural, enfatizando que "Cognac" há muito está associado à música, especialmente na comunidade hip-hop. Artistas como Snoop Dogg e 50 Cent colaboraram com marcas de Cognac, reforçando a conexão entre o produto e a indústria musical.
Apesar disso, o conselho descartou a probabilidade de confusão nos termos da Seção 2(d) da Lei de Marcas, argumentando que o nome da marca na marca de entretenimento dominaria a percepção do consumidor. O conselho também rejeitou uma alegação de diluição, citando petição inadequada.
Uma opinião divergente do Juiz Wolfson contestou o raciocínio do conselho, destacando a forte sobreposição entre as indústrias musical e de Cognac. Ele argumentou que o conselho falhou em avaliar adequadamente a probabilidade de confusão devido aos públicos compartilhados e aos canais de mercado.
O BNIC recorreu da decisão ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal. Durante os argumentos orais, o painel do tribunal sinalizou que a decisão do conselho provavelmente seria anulada. Os juízes criticaram o conselho por não avaliar adequadamente a fama da marca de certificação "Cognac" e por fazer suposições sobre a percepção do consumidor.
O Juiz Clevenger observou que o conselho presumiu incorretamente que a presença de "Cognac" na marca de entretenimento levaria automaticamente a uma presunção de dominância pelo nome da marca. O Juiz Hughes apontou que o conselho não distinguiu adequadamente entre a fama da marca "Cognac" e o próprio nome da marca.
O caso destaca as complexidades da lei de marcas, particularmente em casos envolvendo indicações geográficas e o risco de confusão do consumidor. Também sublinha a importância do monitoramento de marcas, especialmente para empresas que utilizam nomes que podem ter significado histórico ou cultural em outras indústrias. Esta disputa também exemplifica preocupações em torno de casos UDRP quando há sobreposição de marcas. Compreender o Cybersquatting também é essencial no cenário digital atual.