Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a récemment déterminé que l'emballage de la « Brazilian Bum Bum Cream » de Sol de Janeiro était fonctionnel et, par conséquent, non éligible à la protection en tant que trade dress en vertu du Lanham Act. Cette décision, qui a accordé un jugement sommaire à Apollo Healthcare Corp., met en lumière les limites juridiques du trade dress et l'importance de la fonctionnalité pour déterminer l'éligibilité à la protection.
Le litige portait sur l'emballage distinctif de la crème corporelle de SDJ. Le produit était vendu dans un pot présentant un fond arrondi, un couvercle surdimensionné, une combinaison de couleurs jaune et blanc, ainsi qu'une lettrine stylisée. SDJ soutenait que ces éléments de conception étaient principalement esthétiques et contribuaient à l'identité visuelle unique du produit. Apollo, qui avait créé un produit similaire pour Costco, a fait valoir que l'emballage remplissait des fonctions utilitaires et ne pouvait donc pas être protégé par les lois sur le trade dress.
L'évaluation du tribunal s'est concentrée sur la question de savoir si les composants de l'emballage remplissaient des rôles fonctionnels. Il a été établi que le fond arrondi et le couvercle surdimensionné facilitaient l'accès de l'utilisateur et amélioraient la manipulation et l'étanchéité. La combinaison de couleurs a été jugée comme communiquant des attributs du produit tels que le parfum et la fonction, tandis que la disposition du texte améliorait la lisibilité. Ces constatations ont conduit le tribunal à conclure que l'emballage servait à des fins pratiques au-delà de la simple décoration.
Cette décision renforce un principe fondamental du droit des marques : l'intention esthétique seule ne justifie pas la protection si les éléments de conception servent à des fins fonctionnelles. L'affaire souligne également l'importance des preuves dans les litiges relatifs au trade dress, en particulier le rôle de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) dans l'évaluation de la fonctionnalité. SDJ avait précédemment demandé une protection par marque pour le pot, mais celle-ci avait été refusée en raison de préoccupations liées à la fonctionnalité, un fait que le tribunal a pris en compte dans son analyse.
Pour les entreprises, cette affaire rappelle que si un emballage distinctif peut constituer un outil marketing précieux, il doit également répondre au critère juridique de non-fonctionnalité pour bénéficier d'une protection en tant que trade dress. Les sociétés devraient évaluer attentivement les avantages pratiques de leurs conceptions d'emballage et examiner comment ceux-ci pourraient affecter leur capacité à faire valoir leurs droits de marque.
La décision souligne également la nécessité d'une diligence raisonnable approfondie lors du développement de produits. Les entreprises ne devraient pas seulement se concentrer sur la création de designs visuellement attrayants, mais aussi évaluer si ces designs pourraient involontairement remplir des rôles fonctionnels susceptibles de limiter leurs protections juridiques. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, comprendre l'interaction entre l'esthétique et la fonctionnalité est essentiel pour protéger l'identité de la marque tout en évitant les pièges juridiques. Des services tels qu'IP Defender surveillent les dépôts dans les bases de données nationales de marques, ce qui peut aider à identifier rapidement les conflits potentiels.