Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku niedawno orzekł, że opakowanie kremu „Brazilian Bum Bum Cream" marki Sol de Janeiro ma charakter funkcjonalny, a zatem nie kwalifikuje się do ochrony jako look and feel (trade dress) na podstawie ustawy Lanham. To rozstrzygnięcie, które przyznało wyrok podsumowujący na korzyść firmy Apollo Healthcare Corp., podkreśla prawne ograniczenia ochrony look and feel oraz znaczenie funkcjonalności w określaniu możliwości uzyskania ochrony.
Spór koncentrował się na charakterystycznym opakowaniu kremu do ciała produkowanego przez SDJ. Produkt był sprzedawany w słoiku o zaokrąglonym dnie, z nadmiernie dużą zakrętką, w żółto-białej kolorystyce i ze stylizowanym letteringiem. SDJ utrzymywała, że te elementy projektu miały przede wszystkim charakter estetyczny i przyczyniały się do unikalnej wizualnej tożsamości produktu. Firma Apollo, która stworzyła podobny produkt dla sieci Costco, argumentowała, że opakowanie pełni funkcje użytkowe, a zatem nie może podlegać ochronie na podstawie przepisów dotyczących look and feel.
Ocena dokonana przez sąd skupiła się na tym, czy elementy opakowania pełniły role funkcjonalne. Stwierdzono, że zaokrąglone dno i nadmiernie duża zakrętka ułatwiają dostęp do produktu oraz poprawiają jego chwytanie i uszczelnianie. Uznano, że kolorystyka przekazuje cechy produktu, takie jak zapach i funkcja, natomiast układ tekstu poprawia czytelność. Te ustalenia skłoniły sąd do wniosku, że opakowanie spełniało cele praktyczne wykraczające poza zwykłą dekorację.
Decyzja ta potwierdza fundamentalną zasadę prawa znaków towarowych: samo zamierzenie estetyczne nie uzasadnia ochrony, jeśli elementy projektu służą celom funkcjonalnym. Sprawa ta podkreśla również wagę dowodów w sporach dotyczących look and feel, w szczególności roli Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) w ocenie funkcjonalności. SDJ wcześniej ubiegała się o ochronę znaku towarowego dla słoika, jednak wniosek został odrzucony ze względu na obawy dotyczące funkcjonalności – fakt ten sąd uwzględnił w swojej analizie.
Dla firm sprawa ta stanowi przypomnienie, że choć charakterystyczne opakowanie może być cennym narzędziem marketingowym, musi ono również spełniać prawny standard niefunkjonalności, aby kwalifikować się do ochrony jako look and feel. Przedsiębiorstwa powinny starannie oceniać praktyczne korzyści płynące z projektów swoich opakowań i rozważać, jak mogą one wpłynąć na ich zdolność do egzekwowania praw do znaków towarowych.
Orzeczenie to podkreśla również potrzebę przeprowadzenia dokładnej należytej staranności w procesie opracowywania produktu. Firmy nie powinny skupiać się wyłącznie na tworzeniu wizualnie atrakcyjnych projektów, lecz także oceniać, czy projekty te nie pełnią przypadkowo ról funkcjonalnych, które mogłyby ograniczyć ich ochronę prawną. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku zrozumienie wzajemnych relacji między estetyką a funkcjonalnością jest niezbędne do ochrony tożsamości marki i unikania pułapek prawnych. Usługi takie jak IP Defender monitorują zgłoszenia w krajowych bazach danych znaków towarowych, co może pomóc we wczesnym zidentyfikowaniu potencjalnych konfliktów.