Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York gần đây đã phán quyết rằng bao bì của sản phẩm "Brazilian Bum Bum Cream" thuộc thương hiệu Sol de Janeiro mang tính chức năng và do đó không đủ điều kiện được bảo hộ dưới danh nghĩa ngoại thương (trade dress) theo Đạo luật Lanham. Phán quyết này, vốn tuyên thắng kiện tóm tắt cho Tập đoàn Apollo Healthcare, làm nổi bật các giới hạn pháp lý của ngoại thương cũng như tầm quan trọng của yếu tố chức năng trong việc xác định khả năng được bảo hộ.
Tranh chấp xoay quanh thiết kế bao bì đặc trưng của loại kem dưỡng thể do SDJ sản xuất. Sản phẩm được bán trong một hũ có đáy tròn, nắp lớn quá khổ, phối màu vàng-trắng và chữ viết cách điệu. SDJ lập luận rằng các yếu tố thiết kế này chủ yếu mang tính thẩm mỹ và góp phần tạo nên bản sắc hình ảnh độc đáo cho sản phẩm. Trong khi đó, Apollo, đơn vị tạo ra một sản phẩm tương tự cho Costco, cho rằng bao bì phục vụ các mục đích công năng nên không thể được bảo hộ theo luật về ngoại thương.
Việc đánh giá của tòa án tập trung vào việc liệu các thành phần của bao bì có đóng vai trò chức năng hay không. Phần đáy tròn và nắp lớn quá khổ được xác định là giúp tăng khả năng tiếp cận cho người dùng, cải thiện việc cầm nắm và đóng kín. Phối màu được cho là truyền tải các đặc tính của sản phẩm như mùi hương và công dụng, trong đó cách bố trí văn bản được chứng minh là giúp cải thiện khả năng đọc. Những phát hiện này dẫn tòa án đến kết luận rằng bao bì phục vụ các mục đích thực tiễn vượt ra ngoài phạm vi trang trí đơn thuần.
Phán quyết này củng cố một nguyên tắc cơ bản trong luật nhãn hiệu: ý định thẩm mỹ đơn thuần không đủ để biện minh cho việc bảo hộ nếu các yếu tố thiết kế phục vụ mục đích chức năng. Vụ việc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bằng chứng trong các tranh chấp về ngoại thương, đặc biệt là vai trò của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) trong việc đánh giá tính chức năng. SDJ trước đó đã từng寻求 bảo hộ nhãn hiệu cho chiếc hũ này nhưng bị từ chối do các lo ngại về tính chức năng, một thực tế mà tòa án đã xem xét trong quá trình phân tích.
Đối với các doanh nghiệp, vụ việc này là một lời nhắc nhở rằng dù bao bì đặc trưng có thể là một công cụ tiếp thị giá trị, nó vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý về tính phi chức năng để đủ điều kiện được bảo hộ dưới danh nghĩa ngoại thương. Các công ty nên cẩn trọng đánh giá những lợi ích thực tiễn trong thiết kế bao bì của mình và cân nhắc xem những yếu tố này có thể ảnh hưởng thế nào đến khả năng thực thi quyền nhãn hiệu.
Phán quyết cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trong quá trình phát triển sản phẩm. Các doanh nghiệp không chỉ nên tập trung vào việc tạo ra những thiết kế hấp dẫn về mặt hình ảnh mà còn phải đánh giá xem liệu những thiết kế này có vô tình đóng vai trò chức năng, từ đó hạn chế khả năng bảo hộ pháp lý hay không. Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, việc thấu hiểu mối tương tác giữa tính thẩm mỹ và chức năng là yếu tố then chốt để bảo vệ bản sắc thương hiệu đồng thời tránh các rủi ro pháp lý. Các dịch vụ như IP Defender theo dõi các hồ sơ đăng ký trên khắp cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia, có thể giúp nhận diện sớm các mâu thuẫn tiềm tàng.