A New York-i Déli Körzet Egyesült Államokbeli Kerületi Bírósága nemrégiben úgy határozott, hogy a Sol de Janeiro „Brazilian Bum Bum Cream" termékének csomagolása funkcionális jellegű, ezért a Lanham-törvény alapján nem részesülhet védjegyjellel oltalmazható külső (trade dress) védelemben. Ez az ítélet, amely az Apollo Healthcare Corp. javára hozott részítéletet, rávilágít a védjegyjellel oltalmazható külső jogi korlátaira, valamint a funkcionális jelleg meghatározó szerepére az oltalmazhatóság elbírálásában.
A jogvita az SDJ testápoló krémjének megkülönböztető csomagolására összpontosult. A terméket egy lekerekített aljú, túlméretezett fedelű, sárga-fehér színvilágú és stilizált betűtípussal ellátott tégelyben árulták. Az SDJ fenntartotta, hogy ezek a tervezési elemek elsősorban esztétikai célokat szolgálnak, és hozzájárulnak a termék egyedi vizuális identitásához. Az Apollo, amely egy hasonló terméket hozott létre a Costco számára, azt érvelte, hogy a csomagolás hasznosítási funkciókat lát el, így nem részesülhet a védjegyjellel oltalmazható külsőre vonatkozó jogszabályok szerinti védelemben.
A bíróság értékelése arra irányult, hogy a csomagolás elemei töltenek-e be funkcionális szerepet. Megállapítást nyert, hogy a lekerekített alj és a túlméretezett fedél javítja a felhasználó hozzáférését, valamint könnyíti a kezelést és a lezárást. A színvilágról úgy döntöttek, hogy olyan termékjellemzőket közvetít, mint az illat és a funkció, míg a szövegelrendezésről kimutatták, hogy fokozza az olvashatóságot. Ezek a megállapítások arra vezették a bíróságot, hogy következtessen: a csomagolás a puszta díszítésen túlmenően gyakorlati célokat is szolgál.
Ez a határozat megerősíti a védjegyjog egyik alapvető elvét: az esztétikai szándék önmagában nem indokol oltalmat, ha a tervezési elemek funkcionális célokat szolgálnak. Az ügy ugyanakkor rávilágít a bizonyítékok jelentőségére a védjegyjellel oltalmazható külsővel kapcsolatos jogvitákban, különös tekintettel az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) szerepére a funkcionális jelleg vizsgálata során. Az SDJ korábban kérelmezte a tégely védjegyi oltalmát, de funkcionális aggályok miatt elutasították azt; ezt a tényt a bíróság figyelembe vette elemzésében.
A vállalkozások számára ez az ügy emlékeztetőül szolgál arra, hogy bár a megkülönböztető csomagolás értékes marketingeszköz lehet, a védjegyjellel oltalmazható külső oltalmára való jogosultságához meg kell felelnie a nem-funkcionális jelleg jogi követelményének is. A companyknak gondosan mérlegelniük kell csomagolási terveik gyakorlati előnyeit, és számításba kell venniük, hogy ezek miként befolyásolhatják védjegyjogaik érvényesíthetőségét.
Az ítélet hangsúlyozza a termékfejlesztés során végzendő alapos due diligence szükségességét is. A vállalkozásoknak nem csupán a vizuálisan vonzó dizájnok létrehozására kell összpontosítaniuk, hanem azt is fel kell mérniük, hogy ezek a tervek nem látnak-e véletlenül olyan funkcionális szerepeket, amelyek korlátozhatják jogi oalmukat. Egy egyre versenyképesebb piacon elengedhetetlen az esztétika és a funkcionalitás közötti összefüggés megértése a márkaidentitás védelme és a jogi buktatók elkerülése érdekében. Az olyan szolgáltatások, mint az IP Defender, nyomon követik a bejelentéseket a nemzeti védjegyi adatbázisokban, ami segíthet a potenciális ütközések korai azonosításában.