Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York baru-baru ini menetapkan bahwa kemasan produk "Brazilian Bum Bum Cream" milik Sol de Janeiro bersifat fungsional dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk perlindungan trade dress di bawah Undang-Undang Lanham. Putusan ini, yang mengabulkan putusan summary judgment bagi Apollo Healthcare Corp., menyoroti batasan hukum dari trade dress serta pentingnya aspek fungsionalitas dalam menentukan kelayakan perlindungan.
Sengketa ini berpusat pada kemasan khas krim tubuh milik SDJ. Produk tersebut dijual dalam toples dengan bagian bawah membulat, tutup berukuran besar, skema warna kuning-putih, serta tulisan bergaya. SDJ berpendapat bahwa elemen-elemen desain ini utamanya bersifat estetis dan berkontribusi pada identitas visual unik produk tersebut. Apollo, yang menciptakan produk serupa untuk Costco, berargumen bahwa kemasan tersebut melayani fungsi utilitarian dan dengan demikian tidak dapat dilindungi di bawah hukum trade dress.
Evaluasi pengadilan berfokus pada apakah komponen-komponen kemasan tersebut menjalankan peran fungsional. Bagian bawah yang membulat dan tutup berukuran besar ditemukan dapat meningkatkan akses pengguna serta memperbaiki kemudahan penanganan dan penyegelan. Skema warna ditentukan berfungsi mengomunikasikan atribut produk seperti aroma dan fungsi, sementara tata letak teks terbukti meningkatkan keterbacaan. Temuan-temuan ini membawa pengadilan pada kesimpulan bahwa kemasan tersebut melayani tujuan praktis yang melampaui sekadar dekorasi.
Keputusan ini memperkuat prinsip mendasar dalam hukum merek dagang: niat estetis semata tidak membenarkan perlindungan jika elemen-elemen desain melayani tujuan fungsional. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya bukti dalam sengketa trade dress, khususnya peran Kantor Merek Dagang dan Paten AS (USPTO) dalam menilai fungsionalitas. SDJ sebelumnya telah mengajukan permohonan perlindungan merek dagang untuk toples tersebut namun ditolak karena kekhawatiran terkait fungsionalitas, sebuah fakta yang dipertimbangkan pengadilan dalam analisisnya.
Bagi pelaku usaha, kasus ini menjadi pengingat bahwa meskipun kemasan yang khas dapat menjadi alat pemasaran yang berharga, kemasan tersebut juga harus memenuhi standar hukum berupa non-fungsionalitas agar memenuhi syarat untuk perlindungan trade dress. Perusahaan harus mengevaluasi secara cermat manfaat praktis dari desain kemasan mereka dan mempertimbangkan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menegakkan hak merek dagang.
Putusan ini juga menekankan perlunya uji tuntas (due diligence) yang menyeluruh dalam pengembangan produk. Pelaku usaha tidak hanya harus fokus pada penciptaan desain yang menarik secara visual, tetapi juga menilai apakah desain-desain tersebut secara tidak sengaja melayani peran fungsional yang dapat membatasi perlindungan hukum mereka. Di pasar yang semakin kompetitif, memahami interaksi antara estetika dan fungsionalitas sangat penting untuk melindungi identitas merek sambil menghindari jebakan hukum. Layanan seperti IP Defender melacak pengajuan di seluruh basis data merek dagang nasional, yang dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik sejak dini.