O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York determinou recentemente que a embalagem do "Brazilian Bum Bum Cream" da Sol de Janeiro era funcional e, portanto, não elegível para proteção de trade dress sob a Lei Lanham. Esta decisão, que concedeu julgamento sumário à Apollo Healthcare Corp., destaca os limites legais do trade dress e a importância da funcionalidade na determinação da protegibilidade.
A disputa centrou-se na embalagem distintiva do creme corporal da SDJ. O produto era vendido num frasco com fundo arredondado, tampa oversized, um esquema de cores amarelo e branco e letras estilizadas. A SDJ sustentou que estes elementos de design eram primariamente estéticos e contribuíam para a identidade visual única do produto. A Apollo, que criou um produto similar para a Costco, argumentou que a embalagem servia funções utilitárias e, assim, não poderia ser protegida sob as leis de trade dress.
A avaliação do tribunal focou-se em saber se os componentes da embalagem cumpriam papéis funcionais. O fundo arredondado e a tampa oversized foram considerados como melhorando o acesso do utilizador e otimizando o manuseamento e a vedação. O esquema de cores foi determinado como comunicando atributos do produto, como aroma e função, enquanto o layout do texto demonstrou melhorar a legibilidade. Estas conclusões levaram o tribunal a concluir que a embalagem servia propósitos práticos além da mera decoração.
Esta decisão reforça um princípio fundamental na lei de marcas registadas: a intenção estética por si só não justifica proteção se os elementos de design servirem propósitos funcionais. O caso também sublinha a importância da evidência em disputas de trade dress, particularmente o papel do Escritório de Patentes e Marcas Registadas dos EUA (USPTO) na avaliação da funcionalidade. A SDJ havia previamente solicitado proteção de marca registada para o frasco, mas foi negada devido a preocupações de funcionalidade, um facto que o tribunal considerou na sua análise.
Para as empresas, este caso serve como um lembrete de que, embora uma embalagem distintiva possa ser uma ferramenta de marketing valiosa, ela deve também cumprir o padrão legal de não-funcionalidade para se qualificar para proteção de trade dress. As empresas devem avaliar cuidadosamente os benefícios práticos dos seus designs de embalagem e considerar como estes podem afetar a sua capacidade de fazer cumprir os direitos de marca registada.
A decisão também enfatiza a necessidade de uma due diligence thorough no desenvolvimento de produtos. As empresas não devem apenas focar-se na criação de designs visualmente apelativos, mas também avaliar se estes designs podem inadvertidamente servir papéis funcionais que poderiam limitar as suas proteções legais. Num mercado cada vez mais competitivo, compreender a interação entre estética e funcionalidade é essencial para proteger a identidade da marca enquanto se evitam armadilhas legais. Serviços como o IP Defender rastreiam registos em bases de dados nacionais de marcas registadas, o que pode ajudar a identificar potenciais conflitos cedo.