Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha recentemente stabilito che la confezione della "Brazilian Bum Bum Cream" di Sol de Janeiro era funzionale e quindi non idonea alla protezione come trade dress ai sensi del Lanham Act. Questa sentenza, che ha accolto la mozione di giudizio sommario a favore di Apollo Healthcare Corp., evidenzia ilimiti legali del trade dresse l'importanza della funzionalità nel determinare la proteggibilità.
La controversia verteva sulla confezione distintiva della crema corpo di SDJ. Il prodotto era venduto in un barattolo caratterizzato da un fondo arrotondato, un coperchio sovradimensionato, una combinazione di colori giallo e bianco e caratteri stilizzati. SDJ ha sostenuto che questi elementi di design erano principalmente estetici e contribuivano all'identità visiva unica del prodotto. Apollo, che ha creato un prodotto simile per Costco, ha sostenuto che la confezione svolgeva funzioni utilitaristiche e quindi non poteva essere protetta dalle leggi sul trade dress.
La valutazione del tribunale si è concentrata sul fatto che i componenti della confezione svolgessero ruoli funzionali. Il fondo arrotondato e il coperchio sovradimensionato sono stati considerati utili a migliorare l'accesso dell'utente e a facilitare la manipolazione e la chiusura. La combinazione di colori è stata determinata come comunicativa di attributi del prodotto come profumo e funzione, mentre l'impaginazione del testo è risultata migliorare la leggibilità. Queste conclusioni hanno portato il tribunale a concludere che laconfezione svolgeva scopi praticial di là della mera decorazione.
Questa decisione rafforza un principio fondamentale nel diritto dei marchi: l'intento estetico da solo non giustifica la protezione se gli elementi di design svolgono scopi funzionali. Il caso sottolinea inoltre l'importanza delle prove nelle controversie sul trade dress, in particolare il ruolo dell'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) nella valutazione della funzionalità. SDJ aveva precedentemente richiesto la protezione del marchio per il barattolo, ma era stata rifiutata a causa di preoccupazioni riguardanti la funzionalità, un fatto che il tribunale ha considerato nella sua analisi.
Per le aziende, questo caso serve come promemoria che, sebbene una confezione distintiva possa essere un valido strumento di marketing, deve anche soddisfare lo standard legale di non funzionalità per qualificarsi per la protezione del trade dress. Le aziende dovrebbero valutare attentamente i vantaggi pratici dei loro design di confezione e considerare come questi possano influenzare la loro capacità di far valere i diritti di marchio.
La sentenza sottolinea inoltre la necessità di una dovuta diligenza approfondita nello sviluppo del prodotto. Le aziende non dovrebbero concentrarsi solo sulla creazione di design visivamente accattivanti, ma anche valutare se questi design possano involontariamente svolgere ruoli funzionali che potrebbero limitare le loro protezioni legali. In un mercato sempre più competitivo, comprendere l'interazione tra estetica e funzionalità è essenziale per proteggere l'identità del marchio evitando allo stesso tempo insidie legali. Servizi come IP Defender monitorano i depositi nei database nazionali dei marchi, il che può aiutare a identificare potenziali conflitti in fase precoce.