New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain alueoikeus päätti äskettäin, että Sol de Janeiron "Brazilian Bum Bum Cream" -voiteen pakkaus oli toiminnallinen eikä se siten oikeuttanut tuotteen ulkoasun suojaan Lanham Act -lain nojalla. Tämä päätös, joka myönsi yhteenvetotuomion Apollo Healthcare Corp:lle, korostaa tuotteen ulkoasun suojaan liittyviä oikeudellisia rajoituksia ja toiminnallisuuden merkitystä suojattavuuden määrittämisessä.
Kiista keskittyi SDJ:n vartalovoiteen erottuvaan pakkaukseen. Tuotetta myytiin purkissa, jossa oli pyöristetty pohja, suuri kansi, keltavalkoinen värimaailma ja tyylitelty kirjaimisto. SDJ:n mukaan nämä suunnitteluelementit olivat pääasiassa esteettisiä ja loivat tuotteen ainutlaatuisen visuaalisen identiteetin. Apollo, joka loi samanlaisen tuotteen Costcolle, väitti, että pakkaus palveli käyttötarkoituksellisia funktioita eikä sitä siten voitu suojata tuotteen ulkoasua koskevien lakien nojalla.
Oikeuden arviointi keskittyi siihen, täyttivätkö pakkausosiot toiminnallisia rooleja. Pyöristetyn pohjan ja suuren kannen todettiin parantavan käyttäjän pääsyä tuotteeseen sekä käsittelyä ja sulkemista. Värimaailman todettiin viestivän tuotteen ominaisuuksista, kuten tuoksusta ja toiminnasta, kun taas tekstiasettelun osoitettiin parantavan luettavuutta. Nämä havainnot johtivat oikeuden päätelmään, että pakkaus palveli käytännön tarkoituksia pelkän koristelun lisäksi.
Tämä päätös vahvistaa tavaramerkkilain perusperiaatetta: esteettinen aikomus yksinään ei oikeuta suojaan, jos suunnitteluelementit palvelevat toiminnallisia tarkoituksia. Tapaus korostaa myös todisteiden merkitystä tuotteen ulkoasua koskevissa kiistoissa, erityisesti Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston (USPTO) roolia toiminnallisuuden arvioinnissa. SDJ oli aiemmin hakenut tavaramerkkisuojaa purkille, mutta se evättiin toiminnallisuuteen liittyvien huolien vuoksi, mikä seikka otettiin huomioon oikeuden analyysissä.
Yrityksille tämä tapaus on muistutus siitä, että vaikka erottuva pakkaus voi olla arvokas markkinointiväline, sen on myös täytettävä toiminnattomuuden oikeudellinen vaatimus voidakseen saada tuotteen ulkoasun suojan. Yritysten tulisi arvioida huolellisesti pakkaussuunnittelunsa käytännön hyötyjä ja harkita, miten nämä voivat vaikuttaa niiden kykyyn valvoa tavaramerkkioikeuksiaan.
Päätös korostaa myös perusteellisen due diligence -tarkastelun tarvetta tuotekehityksessä. Yritysten ei tulisi keskittyä vain visuaalisesti houkuttelevien suunnitelmien luomiseen, vaan myös arvioida, voivatko nämä suunnitelmat tahattomasti palvella toiminnallisia rooleja, jotka voivat rajoittaa niiden oikeudellista suojaa. Yhä kilpailukykyisemmällä markkinalla estetiikan ja toiminnallisuuden välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen on välttämätöntä brändi-identiteetin suojaamiseksi samalla kun vältetään oikeudelliset sudenkuopat. Palvelut kuten IP Defender seuraavat hakemuksia kansallisissa tavaramerkkitietokannoissa, mikä voi auttaa tunnistamaan mahdolliset ristiriidat varhaisessa vaiheessa.