New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, yakın zamanda Sol de Janeiro'nun "Brazilian Bum Bum Cream" ambalajının işlevsel olduğuna ve bu nedenle Lanham Act kapsamında ticari görünüm korumasına uygun olmadığına hükmetti. Apollo Healthcare Corp. lehine özet karar veren bu hüküm, ticari görünümün yasal sınırlarını ve koruma uygunluğunun belirlenmesinde işlevselliğin önemini vurgulamaktadır.
Uyuşmazlık, SDJ'nin vücut kreminin ayırt edici ambalajı etrafında şekillenmiştir. Ürün, yuvarlak bir taban, aşırı büyük bir kapak, sarı-beyaz bir renk şeması ve stilize harfler içeren bir kavanozda satılmıştır. SDJ, bu tasarım unsurlarının öncelikle estetik olduğunu ve ürünün benzersiz görsel kimliğine katkı sağladığını ileri sürmüştür. Costco için benzer bir ürün geliştiren Apollo ise ambalajın faydacı işlevler gördüğünü ve dolayısıyla ticari görünüm yasaları kapsamında korunamayacağını savunmuştur.
Mahkemenin değerlendirmesi, ambalaj bileşenlerinin işlevsel roller üstlenip üstlenmediği üzerine odaklanmıştır. Yuvarlak taban ve aşırı büyük kapağın kullanıcı erişimini kolaylaştırdığı, tutuşu ve sızdırmazlığı iyileştirdiği tespit edilmiştir. Renk şemasının koku ve işlev gibi ürün özelliklerini ilettiği, metin düzeninin ise okunabilirliği artırdığı ortaya konmuştur. Bu bulgular, mahkemenin ambalajın salt dekorasyondan öte pratik amaçlara hizmet ettiğine dair sonuca varmasına yol açmıştır.
Bu karar, marka hukukundaki temel bir ilkeyi pekiştirmektedir: Tasarım unsurları işlevsel amaçlara hizmet ediyorsa, salt estetik niyet korumayı haklı çıkarmaz. Davası ayrıca, özellikle ABD Patent ve Marka Ofisi'nin (USPTO) işlevselliği değerlendirme rolü başta olmak üzere, ticari görünüm uyuşmazlıklarında delilin önemini vurgulamaktadır. SDJ daha önce kavanoz için marka koruması talep etmiş, ancak işlevsellik endişeleri nedeniyle reddedilmiştir; mahkeme analizinde bu gerçeği dikkate almıştır.
İşletmeler için bu dava, ayırt edici ambalajın değerli bir pazarlama aracı olabileceği konusunda bir hatırlatma niteliği taşımakla birlikte, ticari görünüm korumasından yararlanabilmek için yasal olarak işlevsel olmama standardını da karşılaması gerektiğini göstermektedir. Şirketler, ambalaj tasarımlarının pratik faydalarını dikkatle değerlendirmeli ve bunların marka haklarını uygulama kabiliyetlerini nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
Karar ayrıca, ürün geliştirmede kapsamlı bir due diligence (hukuki ve ticari inceleme) yapılması gerekliliğini de vurgulamaktadır. İşletmeler yalnızca görsel olarak çekici tasarımlar oluşturmaya odaklanmamalı, aynı zamanda bu tasarımların yasal korumalarını sınırlayabilecek işlevsel rolleri istemeden de olsa üstlenip üstlenmediğini de değerlendirmelidir. Giderek rekabetçi hale gelen bir pazarda, estetik ve işlevsellik arasındaki etkileşimi anlamak, yasal tuzaklardan kaçınırken marka kimliğini korumak için esastır. IP Defender gibi hizmetler, ulusal marka veri tabanlarındaki başvuruları takip ederek olası çatışmaların erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olabilir.