Окружний суд США для Південного округу штату Нью-Йорк нещодавно ухвалив рішення, що упаковка крему "Brazilian Bum Bum Cream" від Sol de Janeiro є функціональною, а отже, не підлягає захисту як торговий вигляд згідно із Законом Лангема. Це рішення, яким було задоволено клопотання про винесення рішення у спрощеному порядку на користь Apollo Healthcare Corp., наголошує на правових межах захисту торгового вигляду та важливості функціональності при визначенні можливості такого захисту.
Суперечка зосереджувалася навколо фірмової упаковки тілесного крему від SDJ. Продукт продавався в баночці із заокругленим дном, збільшеною кришкою, жовто-білою кольоровою гамою та стилізованим написом. SDJ стверджувала, що ці елементи дизайну були переважно естетичними та сприяли формуванню унікального візуального образу продукту. Компанія Apollo, яка створила аналогічний продукт для Costco, аргументувала тим, що упаковка виконує утилітарні функції, а тому не може захищатися законами про торговий вигляд.
Оцінка суду зосереджувалася на тому, чи виконують компоненти упаковки функціональні ролі. Було встановлено, що заокруглене дно та збільшена кришка полегшують доступ користувача та покращують зручність використання й герметичність закриття. Визначено, що кольорова схема передає такі характеристики продукту, як аромат та призначення, тоді як компонування тексту покращує читабельність. Ці висновки призвели до того, що суд дійшов висновку: упаковка виконує практичні цілі, що виходять за межі простого декорування.
Це рішення підтверджує фундаментальний принцип права торгових марок: самого естетичного наміру недостатньо для отримання захисту, якщо елементи дизайну виконують функціональні завдання. Справа також наголошує на важливості доказів у суперечках щодо торгового вигляду, зокрема ролі Відомства США з патентів і торгових марок (USPTO) в оцінці функціональності. SDJ раніше зверталася за захистом торговельної марки для цієї баночки, але їй було відмовлено через занепокоєння щодо функціональності, що суд узяв до уваги під час свого аналізу.
Для бізнесу ця справа слугує нагадуванням про те, що хоча фірмова упаковка може бути цінним інструментом маркетингу, вона також має відповідати юридичному стандарту нефункціональності, щоб кваліфікуватися для захисту як торговий вигляд. Компаніям слід ретельно оцінювати практичні переваги своїх дизайнів упаковки та враховувати, як це може вплинути на їхню здатність захищати права на торгову марку.
Рішення також підкреслює необхідність ретельної комплексної перевірки (due diligence) під час розробки продукту. Бізнесу слід не лише зосереджуватися на створенні візуально привабливих дизайнів, але й оцінювати, чи не виконують ці дизайни випадково функціональних ролей, що можуть обмежити їхній правовий захист. На ринку з дедалі більшою конкуренцією розуміння взаємодії між естетикою та функціональністю є необхідним для захисту ідентичності бренду та уникнення юридичних пасток. Такі сервіси, як IP Defender, відстежують подання заявок у національних базах даних торгових марок, що може допомогти завчасно виявити потенційні конфлікти.